创造性评价中补充实验证据的审查 复审无效十大案件

创造性评价中补充实验证据的审查 复审无效十大案件

　　原标题：评析“取代的2-（2，6-二氧哌啶-3-基）-邻苯二甲酰亚胺和-1-氧异二氢吲哚及降低肿瘤坏死因子α的方法”发明专利无效案

　　创造性评价中补充实验证据的审查

　　发明相对于最接近现有技术所具有的技术效果关系着发明实际解决技术问题的确定以及技术启示的判断，对认定发明的技术方案是否具备创造性起到至关重要的作用。在审查实践中，该技术效果一般是依据原始申请文件公开的内容确定的，但在化学、医药领域中，申请人常常也会通过提交补充实验证据的方式来进行补强，以凸显发明相对现有技术所做出的技术贡献。

　　对于如何审查创造性评价中的补充实验证据，一直以来都是实践中备受关注的问题。在名称为“取代的2-（2，6-二氧哌啶-3-基）-邻苯二甲酰亚胺和-1-氧异二氢吲哚及降低肿瘤坏死因子α的方法”（专利号：97180299.8）的发明专利无效宣告请求案中，请求人主张涉案专利保护的通式化合物不具备创造性，专利权人将权利要求修改为仅保护具体化合物1-氧-2-（2，6-二氧哌啶-3-基）-4-氨基异二氢吲哚，并提交了一份发表在申请日后的期刊文献作为反证，其中记载了上述具体化合物抑制TNFα活性的IC50值为100nM，沙利度胺的IC50值为200μM，最接近现有技术的化合物EM-12具有与沙利度胺相似的活性。专利权人主张据此可推知涉案专利化合物抑制TNFα的活性高出化合物EM-12三个数量级，取得了预料不到的技术效果，因而具备创造性。显然，如何看待上述补充实验证据成为判断该案是否具备创造性的关键问题。双方当事人对此各持己见，从立法本意、审查指南版本适用、相关规定的历史沿革等方面发表了诸多意见。

　　补交实验证据的要求

　　一般而言，申请人通过申请日后补交的实验证据来主张专利申请具有某种（或某种程度的）技术效果，该实验证据能否产生证明效力，通常取决于两个方面：一是申请人意图通过该实验证据证实的技术效果是否能够得以证实；二是该技术效果是否是所属技术领域的技术人员能够从申请文件公开的内容中获知的技术效果。在第一方面中，主要是以科学研究的角度对实验证据进行审视，考察实验设计是否合理、实验方案是否完备、实验结果能否得出所述实验结论等因素，如果该实验自身即存在缺陷，导致其无法证明申请人主张的技术效果，则无论该补充实验证据是否能够被接受，都不会对创造性的结论产生影响。在上述案例中，专利权人提交的反证内容显示涉案专利与最接近现有技术的化合物在抑制TNFα活性方面存在显著差异，证实了专利权人意图主张的涉案专利化合物具有更优异效果的主张，请求人对此亦无异议，双方当事人争议的焦点主要在于该补充实验证据是否能够被接受并用于证明涉案专利的技术效果，亦即是否满足第二方面的要求，该技术效果是否是所属技术领域的技术人员能够从申请文件公开的内容中获知的。

　　申请文件作为当事人为申请专利保护提交的法律文件，承载着在申请日时所确立的申请人的技术贡献。我国的专利制度采用先申请原则，在满足授权条件的情况下，同样的发明创造只向最先申请的人授予专利权，抢占更早的申请日则意味着在相同领域的技术研究中占据更有利的竞争地位，但这也从时间维度上为申请人划定了发明完成的界限，其要求专利保护的权利只能通过申请日时已经完成的技术贡献来支持。与之相应地，专利制度“公开换保护”的原则在空间维度上为确定技术贡献的范围提供了划界依据，申请文件客观呈现的内容即是申请人在申请日时所完成的发明工作，同时也是对其智慧贡献进行三性评价的事实基础。申请日时已经完成但未写入申请文件中的内容，如果本领域技术人员无法获知，或者即使知晓但无法将其与发明内容建立联系并且结合考虑，也不能作为判断发明技术贡献的依据。申请文件中能够体现技术贡献的技术效果应当是本领域技术人员根据说明书公开的内容能够确定的。如果说明书中仅仅提及某种技术效果，但本领域技术人员根据说明书的内容及其掌握的普通技术知识，无法确认该技术效果能够实现，则不能认为申请人在申请日时已经完成发明工作并且做出了相应的技术贡献，该技术效果不能作为确定发明实际解决的技术问题的依据。在这种情况下，如果允许申请人通过补充实验证据来予以证实，则会突破在申请日时所确立的技术贡献的范围，将其在申请日后的技术贡献包含专利申请创造性的判断中，使其因先申请而不当得利，有违公平。

　　另外，在讨论技术效果时，不仅要考察申请文件的内容能否证明发明具有某种技术效果，还要关注技术效果所达到的程度。如果申请人试图通过补充实验证据证实发明实现了特定程度的技术效果，但根据申请文件的内容无法确定，该技术效果亦不能作为确定发明实际解决的技术问题的依据。举例而言，申请文件中仅记载了发明的化合物针对某种受体的IC50值在10-1000nm，未明确具体化合物的具体活性数值，对比文件公开了结构相近的化合物，并且在同样受体实验中显出的IC50值也落入了上述范围，申请人欲通过补充实验证据来证明某种具体化合物的IC50值显著优于现有技术化合物，由于本领域技术人员基于申请文件的内容仅能认定发明的化合物的整体活性水平在10-1000nm的范围内，但不能预见某种具体化合物具体能够达到何种程度，而补充实验结果反映出的活性水平已经明显超出了本领域技术人员的合理预期，突破了由申请文件公开的内容所确立的技术贡献的范围，因此，该补充实验证据不能被用于证明其具体化合物的活性效果。

　　专利宣告无效的理由

　　在关于该专利权的无效宣告请求案中，对于涉案专利化合物的技术效果，说明书仅记载了“式I化合物被用来抑制TNFα的不期望有的作用”，以及“这些化合物还可以用于需要组织或抑制TNFα产生的人以外的哺乳动物的兽医治疗”，未提供任何具体的实验证据。本领域技术人员在阅读专利说明书的内容后，难以确认上述技术效果的有无以及程度如何。但结合请求人提供的证据内容来看，现有技术已经公开了与涉案专利保护的具体化合物在结构上高度相似的化合物，该化合物具有抑制TNFα的活性，并且与涉案专利保护的具体化合物在结构上仅有一个氨基取代基的不同（见下图）：

涉案专利化合物

最接近的现有技术化合物

　　综合涉案专利说明书的内容以及现有技术状况整体考虑，本领域技术人员能合理预期的是涉案专利的技术贡献仅限于所提供的化合物具有一般的TNFα抑制效果，而不会确信其具有超出常规水平的活性或者其他预料不到的技术效果。相对于上述最接近的现有技术化合物，涉案专利实际解决的技术问题也仅能确定为提供一种具有一般TNFα抑制活性的替代化合物。

　　对于专利权人提交的补充实验证据，首先，该证据记载在申请日后发表的文献中，不能证明其属于申请日时申请人已经完成的技术贡献；其次，该证据证明涉案专利权利要求1化合物的技术效果显著优于本领域技术人员所认识到的现有技术的一般水平，但该技术效果是本领域技术人员在阅读原始申请文件后无法获知的，特别是涉案专利提供的是一类通式化合物，对于该通式范围内包括的大量化合物而言，说明书中没有提供任何一种具体化合物的活性数据，本领域技术人员依据申请文件公开的内容显然无法确信申请人在申请日时已经针对具体化合物的活性进行了研究，并且得到了这样的技术效果。鉴于专利权人提交的补充实验证据所反映出的技术效果已经明显超出了由申请文件在申请日时所确立的技术贡献的事实基础，因此，不能用作确定涉案专利实际解决的技术问题的依据。

　　综上所述，判断专利申请是否满足授权要求应以其申请日提交的原始申请文件公开的内容为基础。本领域技术人员根据该文件公开的内容相对于现有技术而言能够确定的技术贡献，是判断专利申请是否具备创造性的客观事实基础。申请日后补交的实验证据可以用来验证或者补充证明能够从原始申请文件公开的内容中得到的技术效果，但不能改变该事实基础。如果将本领域技术人员不能从原始申请文件公开的内容中得到的技术效果纳入到创造性判断中，则会改变申请日通过提交原始申请文件内容所确定下来的技术贡献的客观事实基础，违背先申请原则的要求。（国家知识产权局专利复审委员会　尹俊亭）