原告厦门恩森金属表面技术开发公司与被告上海恩森金属表面技术公司商标侵权纠纷案

原告厦门恩森金属表面技术开发公司与被告上海恩森金属表面技术公司商标侵权纠纷案

上海市第一中级人民法院民事判决书 2006年沪一中民五(知)初第64号

     原告厦门恩森金属表面技术开发公司与被告上海恩森金属表面技术公司商标侵权纠纷案，本院于2006年2月20日受理后，依法组成合议庭，于同年4月5日公开开庭进行了审理。原、被告的委托代理人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

    原告厦门恩森金属表面技术开发公司诉称，原告成立于2001年9月27日，在2004年2月经核准获得“ ”注册商标。而在该商标申请注册期间，原告就发现被告在其公司网站上擅自将“ ”商标作为其公司形象标识使用，后原告在与客户交往过程中及参加“第十八届中国国际表面处理展”的行业展览时发现，被告不仅在其网站上擅自使用原告的注册商标标识至今，而且在行业展览、产品介绍资料、行业杂志等方面还擅自将原告的该项注册商标用于被告的英文企业名称之中。被告的上述侵权行为致使原告的众多客户误以为原、被告为同一生产厂商，以致原告的许多客户因此而流失，造成原告的重大经济损失，经与被告交涉未果，故原告诉至法院，请求判令被告停止侵权、在《电镀与环保》期刊上公开赔礼道歉、消除影响；被告赔偿原告经济损失人民币5万元、律师费人民币5,000元。    

    被告上海恩森金属表面技术公司辩称，本案实际上系因原告抢注商标而造成的诉讼。被告在原告申请本案系争注册商标之前已先行使用该标识且一直使用至今，在行业内有一定知名度。被告已经针对原告抢注商标的行为向国家工商行政管理局商标评审委员会（商标评审委员会）及北京市第一中级人民法院提出相关异议以及诉讼，要求撤销原告的注册商标，故本案应当中止审理。

    经开庭审理，双方当事人对下列事实不存异议，本院予以确认：

     原告成立于2001年9月27日，其经营范围为金属表面处理的技术开发、金属电镀设备的批发、零售等。原告于2002年1月4日分别申请“恩森”、“ ”的商标注册。“ ”英文字母商标经中华人民共和国国家工商行政管理局商标局（商标局）核准予以注册，商标注册证为第3060915号，核定使用商品为第1类：电镀制剂；电镀电解浸液；电镀液等，注册有效期限自2004年2月21日至2014年2月20日止。

    被告成立于2000年11月2日，经营范围为金属表面技术专业领域内开展四技服务；冶金添加剂辅料销售。

    在2001年1月、3月、5月、7月、9月、11月的《电镀与环保》以及2001.1、2001.2、2001.3、2001.5、2001.6的《电镀与涂饰》上均分别刊登了被告的广告宣传资料，在这些资料的最上方均印有“ ”标识，该标识与原告的注册商标完全相同；在宣传资料的最下方均印有“电子信箱：ensoo@etang.co#m”等字样。在2003年6月的《材料保护》上刊登了署名为被告的广告宣传资料，在该广告宣传资料的最下方印有被告企业名称和“网址：www.ensoo.c#om”等字样。在2004年2月、4月、6月《材料保护》中的宣传资料上有被告的中文企业名称及英文企业名称：“SHANGHAI ENSOO SURFACE TECHNOLOGY CO.,LTD.”。

     2005年12月2日，原告因诉讼需要，向上海市闵行区公证处申请对从www.ensoo.c#om网址下载文件的过程及下载的文件进行保全证据。在公证人员的监督下，原告委托代理人曹春华在该处电脑上进行操作，进入www.ensoo.c#om网址并对相关页面进行打印。上海市闵行区公证处于2005年12月2日对上述过程出具了（2005）沪闵证经字第2567号《公证书》，并证明《公证书》所附之下载文件系现场实时打印所得。在打印的页面的左上方有“ ”标识，该标识与本案系争的原告注册商标相同，且上述页面上有被告中文企业名称及英文企业名称：“SHANGHAI ENSOO SURFACE TECHNOLOGY CO.,LTD.”；同时，在首页上还显示有“HTTP：//WWW.ENSOO.C#OM”的网站名称。在“公司简介”页面上有如下文字内容记载：“公司主要经营表面处理剂及相关辅料，如：无电解镍、ABS塑料电镀、PCB电镀及化学镍金、电子电镀、无镍电镀……同时提供全方位的电镀工艺设计、投资策划及高质量的电镀加工……”

     原告在参加“第十八届中国国际表面处理展”行业展览会时取得的该届展览及“第十九届中国国际表面处理展”的参展商名单上均印有“上海恩森（Ensoo）金属表面技术公司”的字样。此外，在被告的宣传资料及《电镀与环保》期刊上也印有被告的中文企业名称及英文企业名称“SHANGHAI ENSOO SURFACE TECHNOLOGY CO.,LTD.”。    

    原告为本案诉讼支付律师费用人民币5,000元。     诉讼中，被告确认其于2003年3月17日针对“恩森”中文商标提出过异议，且被告使用的英文企业名称“SHANGHAI ENSOO SURFACE TECHNOLOGY CO.,LTD.”未在工商部门进行过注册登记。

    被告还陈述，其于2006年3月10日向商标评审委员会提交了《注册商标争议裁定申请书》，请求该委根据《中华人民共和国商标法》第四十一条第二款的规定，撤销原告第3060915号（ ）注册商标，但未收到商标评审委员会的受理通知书。

    上述事实，有原告提交的商标注册证、（2005）沪闵证经字第2567号《公证书》、被告的宣传资料及《电镀与环保》中的相关页面、参展商名单2份、《商标公告》中涉及“恩森”、“ ”商标注册的相关页面、被告企业基本信息、上海市律师服务统一发票，被告提交的《电镀与环保》、《材料保护》、《电镀与涂饰》期刊中的相关页面、《注册商标争议裁定申请书》等证据以及当事人的陈述、庭审笔录所佐证。

    诉讼中，被告还提交了下列证据：     1、上海银行电汇凭证（回单）、工商行政管理商标注册收费专用收据、2005年12月22日的起诉状，诉讼材料提交、收取清单，以证明被告在2003年3月17日提出商标异议后，商标评审委员会一直未予答复，故其向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼；     2、对域名“ENSOO.CO#M {ensoo.co#m}”、“ensoo.cn”以及“恩森.中国”、“恩森. cn”的查询情况材料，上海国经广告公司的《证明》，以证明本案中系争域名“ENSOO.CO#M {ensoo.co#m}”的注册时间为2002年3月4日。

    经质证，原告对上述证据1不予确认，对证据2的真实性不持异议，但认为与本案有关的域名“ensoo.co#m”的注册时间在原告申请注册“ ”商标之后，故不能支持被告的主张。本院认为，证据1中所涉及的商标为“恩森”，与本案系争的商标并不相同，故本院不予采纳；证据2中与本案有关的域名“ENSOO.CO#M{ensoo.co#m}”的注册情况材料的证据本院予以采纳，而其他域名的查询情况材料均与本案无关，本院不予采纳。     根据上述确认的证据，本院查明，域名“ENSOO.CO#M{ensoo.co#m}”的注册时间为2002年3月4日。该域名的注册人并不是本案被告，但被告对其使用该域名“ENSOO.CO#M{ensoo.co#m}”所建立的网站未持异议。

    本院认为，原告经国家商标局核准取得“ ”注册商标，原告在核定使用的商品上对该注册商标享有商标专用权，依法应受到保护。    

被告在诉讼中虽然提出其已向商标评审委员会申请撤销原告的“ ”注册商标，并请求本院对本案中止审理，但被告从其称在2006年3月10日提出该项申请至今，仍未能提交该项申请已被商标评审委员会受理的相关依据，故本院不能对本案中止审理。

    本案中，双方当事人的争议焦点在于：原告诉称被告的下列行为是否构成商标侵权：1、被告在其网站上使用“ ”标识；2、被告使用英文企业名称“SHANGHAI ENSOO SURFACE TECHNOLOGY CO.,LTD.”；3、在行业展览会的参展商名单上被告的中文企业名称表述为“上海恩森（Ensoo）金属表面技术公司”；4、被告使用域名为ENSOO.C#OM{ensoo.co#m}所建立的网站的行为。

    针对原告诉称被告构成商标侵权的第1个行为，本院认为，虽然被告提供的证据能够证明其在原告申请“ ”商标之前已经使用该标识，但在原告取得“ ”注册商标专用权之后，被告在其网站的网页上使用该标识的行为并未征得原告的许可，且该使用方式属于《中华人民共和国商标法实施条例》第三条所定义的“商标的使用”，即“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”，又由于原、被告的经营范围中均涉及到金属表面技术专业领域等内容的服务或者产品销售，原告的注册商标核定使用商品为：电镀制剂、电镀电解浸液、电镀液等，而被告的网站以及相关宣传资料中也表明其主要经营ABS塑料电镀、电子电镀、无镍电镀等表面处理剂及相关辅料等，故被告的该项行为属于《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项所规定的商标侵权行为，被告应当承担相应的民事法律责任。

    针对原告诉称被告构成商标侵权的第2个行为，本院认为，被告实际使用的英文企业名称虽然未经过工商部门注册登记，且字号“ENSOO”与原告的注册商标“ ”相比，除“N”的字体有所不同外，其它英文字母相同且顺序相同，故两者可以认定为近似，但是，由于我国商标法中并没有明确规定将他人的注册商标作为自己企业名称中的字号未突出使用的行为亦构成商标侵权，故原告虽然能够证明其享有注册商标专用权，但是却未能提供足够的证据证明被告将原告的注册商标作为其英文企业名称中的字号不突出使用的行为系恶意实施并直接产生了损害后果，故本院对于原告的该项主张不予支持。

     针对原告诉称被告构成商标侵权的第3个行为，本院认为，两份参展商名单系原告在行业展览会上取得，且原告并未证明该两份名单由被告自行印制，故不能证明一定是被告将参展商名单上其中文企业名称表述为“上海恩森（Ensoo）金属表面技术公司”，故本院对于原告的该项主张不予支持。    

    针对原告诉称被告构成商标侵权的第4个行为，原告认为该行为属于《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条第（三）项所规定的“将与他人注册商标相同或者近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的”侵权行为。本院认为，尽管域名ENSOO.C#OM{ensoo.co#m}中的主要部分“ENSOO”及“ensoo”与原告的注册商标近似，但这一行为是否构成商标侵权必须根据我国商标法的有关规定来判定。从本案被告所提交的证据来看，其在原告申请注册“ ”商标之前，在其使用的电子信箱“ensoo@etang.c#om”中就出现了“ensoo”，AH01.cn且在原告的“ ”商标被核准注册前，被告已公布了其所使用的网站的网址“www.ensoo.co#m”，故在原告享有“ ”注册商标专用权之前，使用系争域名所建立的网站已经成为被告进行网上宣传的平台，被告使用该网站开展经营活动的行为可以排除公众会发生误认该网站与原告之间存在特定关系的可能；而在原告享有“ ”注册商标专用权之后，原告也并未证明该注册商标已经具有一定的知名度与影响力。由于域名本身并非直接针对商品，且不体现商品类别，也没有同商品连接在一起的标志，故被告使用该域名所建立的网站并不容易使相关公众就其与原告注册商标之间的关系产生误认。再者，从本案的事实来看，被告使用系争域名所建立的网站在主观上并非出于恶意，客观上也并非利用原告请求保护的注册商标的声誉进行牟利，且被告的使用行为也不会使公众对原、被告的产品产生混淆。因此，被告使用系争域名所建立的网站的行为不构成商标侵权，本院对于原告的该项主张亦不予支持。    

    原告在诉讼请求中提出要求被告赔偿经济损失人民币5万元及律师费人民币5,000元，鉴于原告并未提供证据证明被告因侵权所获得的利益或者原告因被侵权所受到的损失，故本院综合考虑被告侵权行为的性质、期间、后果以及原告为本案所支付的聘请律师费用等因素确定被告应当承担的赔偿金额。原告还请求判令被告在《电镀与环保》期刊上刊登声明，公开赔礼道歉、消除影响，因公开赔礼道歉主要针对的是原告的人身权受到侵害后所给予的法律救济，原告在本案中未提供证据证明其因被告的侵权行为所受到的商誉损害，故本院对该项诉讼请求不予支持，但原告主张消除影响的诉讼请求于法有据，故本院予以支持。鉴于被告的侵权行为是在其网站上实施，故被告应当在该范围内消除影响。依照《中华人民共和国商标法》第五十二条第（一）项、第（五）项、第五十六条第一款、第二款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款、第十七条第二款、第二十一条第一款的规定，判决如下：

    一、被告上海恩森金属表面技术公司停止侵犯原告厦门恩森金属表面技术开发公司对“ ”注册商标（商标注册证第3060915号）所享有的商标专用权；

    二、被告上海恩森金属表面技术公司于本判决生效之日起10日内就其侵犯原告厦门恩森金属表面技术开发公司对“ ”注册商标（商标注册证第3060915号）所享有的商标专用权的行为在被告网站（网址：www.ensoo.c#om）的首页上刊登声明以消除影响，该声明内容须经本院审核，该声明自刊登之日起保留7天；

    三、被告上海恩森金属表面技术公司于本判决生效之日起10日内赔偿原告厦门恩森金属表面技术开发公司经济损失人民币1万元； 

    四、原告厦门恩森金属表面技术开发公司的其余诉讼请求不予支持。

     本案案件受理费人民币2,160元，由原告厦门恩森金属表面技术开发公司负担人民币884元，被告上海恩森金属表面技术公司负担人民币1,276元。     如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高院。