德州市华夏民间工艺研究所、马丽侵害商标权纠纷二审民事判决书

德州市华夏民间工艺研究所、马丽侵害商标权纠纷二审民事判决书

山东省高级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁民终284号

上诉人（一审原告）：德州市华夏民间工艺研究所。住所地：山东省德州市德城区三八中路292号。

投资人：赵振利，所长。

委托诉讼代理人：齐云志，男，住山东省德州市德城区，系德州市德城区广川街道办事处锦绣川社区推荐。

委托诉讼代理人：赵玉刚，男，住山东省德州市德城区，系德州市德城区广川街道办事处锦绣川社区推荐。

被上诉人（一审被告）：马丽，女，1972年5月4日出生，汉族，住山东省德州市德城区。

上诉人德州市华夏民间工艺研究所（以下简称华夏研究所）因与被上诉人马丽侵害商标权纠纷一案，不服山东省德州市中级人民法院（2014）德中民初字第214号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年2月6日立案后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人华夏研究所的投资人赵振利及其委托诉讼代理人齐云志、赵玉刚，被上诉人马丽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

华夏研究所上诉请求：撤销一审判决，改判支持华夏研究所一审诉讼请求，一、二审诉讼费用由马丽承担。事实和理由：华夏研究所合法享有涉案“金絲貼”注册商标专用权，马丽在其加工销售工艺品的店铺、商品广告及包装上使用了“金丝彩贴”文字，其加工销售的工艺品与华夏研究所涉案注册商标核定使用商品为同类商品，容易导致相关公众、相关领域产生误认混淆，其行为属于商标法规定的侵权情形，侵害了华夏研究所的涉案注册商标专用权。华夏研究所要求马丽停止侵权并赔偿经济损失的主张合法有据，一审法院不予支持毫无根据，作出的判决错误。本院二审庭审中，华夏研究所当庭补充如下上诉理由：一审法院超审限审理本案，采信的证据未经质证，程序违法。

马丽辩称，华夏研究所的涉案“金絲貼”注册商标使用在“纺织品壁挂”商品上，直接表示了该商品的制作工艺，不能起到区别商品来源的作用。“金丝彩贴”是表明“金丝彩贴画”的制作工艺，马丽作为“金丝彩贴”的原创人李福生的儿媳妇继承使用该工艺和名称，是合理使用，不构成对华夏研究所涉案注册商标的侵权。一审法院认定事实清楚，证据充分，判决正确，应予维持。

华夏研究所向一审法院起诉请求：1、判定马丽使用“金丝彩贴”的行为是侵犯华夏研究所注册商标专用权的行为，责令马丽停止侵权，消除影响，公开赔礼道歉，赔偿华夏研究所经济损失50万元；2、本案诉讼费用、律师代理费及其他相关费用均由马丽承担。

一审法院认定事实：2009年12月7日，经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局批准，华夏研究所取得了第5324919号“金絲貼”商标的专用权，核定使用商品为第24类纺织品壁挂，注册有效期至2019年12月6日。2014年3月21日，山东省德州市众信公证处出具（2014）德众信证经字第478号公证书。该公证书记载，华夏研究所代理人张文祥为保护华夏研究所合法权益，申请对购买商品的行为即过程进行证据保全。2014年2月27日下午，德州市众信公证处公证员刘志强、公证员周锋与华夏研究所代理人张文祥来到德州市董子文化街顺天街056号金丝彩贴店内，由张文祥以普通消费者身份咨询、购买了该店销售人员自称为“金丝贴画”的画一幅，并当场取得由销售人员开具的《销货清单》一张，号码为0272635，加盖的公章为“德州经济开发区玛丽工艺品厂发票专用章”。张文祥购买过程由公证员刘志强、周锋现场监督。购买行为结束后，公证员刘志强、周锋对所购物品进行了封存，并拍摄照片四张。马丽对公证书质证后主张涉案商品并非由其销售，而是由在《销货清单》中加盖公章的玛丽工艺品厂销售。为证明该观点，马丽向一审法院提交了两份个体工商户营业执照，并陈述其所经营的丽德工艺品销售部虽然与玛丽工艺品厂经营地址一致，但丽德工艺品销售部已于2009年停止经营且未进行年检。华夏研究所认可营业执照的真实性，但主张玛丽工艺品厂的经营者李德民与马丽系夫妻关系，且李德民有正式工作，玛丽工艺品厂一直是由马丽在实际进行经营。为证明该观点，华夏研究所向法院提交了一宗证据，包括马丽的名片、德州金丝彩贴工艺画说明书、2012年9月16日德州晚报题为《金丝彩贴画“有文有礼”》的报道、玛丽工艺品厂的个体工商户开业登记申请书、德州董子文化街通讯录、山东省济南市中级人民法院（2012）济知行初字第7号行政判决书。马丽质证后认为，名片及德州金丝彩贴工艺画说明书均不是其制作的，德州晚报中报道的是玛丽工艺品厂并非丽德工艺品销售部，虽然报道中标注马丽是该店店主但系报道错误，玛丽工艺品厂工商登记资料中登记的经营者中虽然有马丽，但业主是李德民，马丽是代理李德民填报的工商登记资料，行政判决书中的第三人是丽德工艺品销售部并非玛丽工艺品厂。

马丽为证明案涉“金絲貼”商标是布贴画的通用名称、李福生是“金丝彩贴”创始人、其作为儿媳由李福生处继承该制作工艺亦享有对“金丝彩贴”的在先权利，向一审法院提交了一宗证据包括：专利申请受理通知书、发明专利申请公开说明书、《协议》、《协议书》、德州市科技进步奖评审委员会和德城区科技进步奖评审委员会为项目名称为“金丝彩贴画及其制作工艺”的项目主要研究人李福生分别颁发的科技工作者证书、科学技术成果鉴定证书、1994年第七期京沪铁路沿线城市经济技术协作带联络处和山东省德州市经济技术协作办公室联合主办的《经济技术协作信息》中关于“金丝彩贴笔画—乡情”的描述、德州年鉴、两份德州市文化产业促进会理事会议上的讲话、参观收藏门券、2012年8月27日德州晚报题为“德州国宝金丝贴将亮相产销会”的报道、销售发票、国家金丝贴尤里卡奖宣传页、华夏研究所对金丝贴商标争议的答辩、金丝彩贴（孔子像）专利档案、国家图书馆出具的金丝贴信息复印件、公证书、李福生证明材料、结婚证、户口本、外观设计专利证书、中国德州投资贸易洽谈会展览处颁发的荣誉证书。华夏研究所对上述证据质证后认可证据的真实性，但对马丽的观点予以否认，为证明涉案商标并非通用名称、金丝彩贴权属应归其所有向一审法院提交的一宗证据，包括：“赵氏金丝贴及图”商标异议裁定书及该商标注册证、科学技术成果鉴定证书、德州市科学进步奖评审委员会颁发的科学技术进步三等奖奖状、德州市德城区科学进步奖评审委员会颁发的科学技术进步二等奖奖状、《关于对德州市华夏民间工艺研究所体制改革意见的批复》、《关于对德州市华夏民间研究所改制方案的批复》。马丽质证后认可上述证据的真实性，但对华夏研究所的观点予以否认。

另查明，马丽的公公案外人李福生曾于1993年为“金丝彩贴画及其制作工艺”申请专利，但最终并未获得该专利。1994年第七期京沪铁路沿线城市经济协作带联络处和山东省德州市经济技术协作办公室联合主办的《经济技术协作信息》中载有“金丝彩贴笔画—乡情”的描述，在描述中将“金丝彩贴”定义为“高级艺术装饰画”。1995年3月14日，华夏研究所现任负责人赵振利与李福生签订了一份《协议》，《协议》第6条约定“分工：生拥有金丝彩贴专利权，切有绘画、设计和工艺技术之特长，宜分管工艺开发研究和生产。利在金丝彩贴的形成与发展过程中，关键时期起了重要作用，切在公关和管理方面有特长，宜担当经营管理方案的主设计和涉外协调事宜”，第9条约定“产业权利：可委托子女继承，不可转让他人”。《协议》签订后，李福生与赵振利合伙成立了德州市华夏民间工艺研究所（以下简称原华夏研究所），该企业为集体性质。1996年12月和1997年5月德州市科技进步奖评审委员会和德城区科技进步奖评审委员会分别为项目名称为“金丝彩贴画及其制作工艺”的项目主要研究人李福生颁发了重要贡献科技工作者证书。1997年9月10日，德州市德城区科学技术委员会作出德城科字1997第（7）号《关于对德州市华夏民间工艺研究所体制改革意见的批复》，该批复记载“根据区体制改革的方案，经研究同意将德州市华夏民间工艺研究所由原集体性质改为个体或股份制企业，特此批复”。1997年9月16日，德州市德城区经济体制改革委员会作出德城体改字（1997）第38号《关于对德州市华夏民间研究所改制方案的批复》，该批复记载“同意将德州市华夏民间工艺研究所由原集体企业改制为个体或股份制企业”。1997年9月25日，赵振利、李福生及时任原华夏研究所负责人的赵玉海又签订了一份《协议书》，协议约定三人合意将原华夏研究所分为两部，由赵振利、李福生分别挑头，所有债权、债务平均分给他们。1998年7月30日，赵振利、赵玉海、原华夏研究所共同制作并提交《德州市华夏民间工艺研究所改制协议》，该改制协议经德州市德城区科学技术委员会同意。该改制协议第一条记载“自1998年7月28日起，赵振利正式接管德州市华夏民间工艺研究所（原华夏研究所）全部人员，证件及相关手续，实施对德州市华夏民间工艺研究所全权拥有，全权负责”。该协议附件中还记载“第一条中证件含国宝商标注册证、尤里卡世界发明奖证书及奖牌、97中国（泰山）专利技术及新产品博览会奖牌和证书、技术贸易许可证等。第一条中全权包括物品、证件、手续的所有权、使用权、管理权、处理权、转让权及人员的调配权、任免权、辞退权等”。

还查明，国家工商行政管理总局商标评审委员会（以下简称商标评审委员会）2015年6月26日作出《关于第5324919号“金絲貼”商标无效宣告请求裁定书》，宣告“金絲貼”商标无效。华夏研究所不服该裁定已向北京知识产权法院提起诉讼，现该案仍在审理过程中。

一审法院认为，本案争议的焦点主要是：一、马丽诉讼主体资格是否适格；二、马丽是否侵害了华夏研究所的商标权。

关于焦点一，一审法院认为，华夏研究所提交的玛丽工艺品厂个体工商户开业登记申请书、2012年9月16日德州晚报题为《金丝彩贴画“有文有礼”》的报道及所附照片、董子文化街通讯录、山东省济南市中级人民法院（2012）济知行初字第7号行政判决书与马丽提交的营业执照之间能形成合理的证据链相互印证，可以证实马丽所经营的丽德工艺品销售部与李德民所经营的玛丽工艺品厂经营地址一致，均是在德州经济开发区东方红路董子文化街顺天街56号，经营内容均为工艺画加工和销售，虽然马丽辩称其所经营的丽德工艺品销售部已于2009年停止经营，但对此未能提供证据予以证明，且与其仍然在2012年以丽德工艺品销售部业主应诉的行为相矛盾。一审法院认为，综合以上证据可以认定丽德工艺品销售部与玛丽工艺品厂实际均是由马丽在进行经营。根据《最高人民法院关于适用若干问题的意见》第四十一条规定“起字号的个体工商户，在民事诉讼中，应以营业执照登记的户主为诉讼当事人，在诉讼文书中注明系某字号的户主”，华夏研究所依据（2014）德众信证经字第478号公证书主张马丽作为个体工商户业主销售涉案商品的行为可能构成对其商标权的侵害并将其列为本案被告有事实及法律依据，予以支持。对于华夏研究所在庭审辩论终结后又向一审法院提出的要求追加李德民为本案被告的申请已超过法定期限，一审法院不予准许。

关于焦点二，首先，马丽主张金丝贴应为该类商品的通用名称且其享有在先权利。对此，一审法院认为，马丽提交的专利申请受理通知书、发明专利申请公开说明书、《协议》、《协议书》、德州市科技进步奖评审委员会和德城区科技进步奖评审委员会为项目名称为“金丝彩贴画及其制作工艺”的项目主要研究人李福生分别颁发的科技工作者证书、科学技术成果鉴定证书、1994年第七期京沪铁路沿线城市经济协作带联络处和山东省德州市经济技术协作办公室联合主办的《经济技术协作信息》中关于“金丝彩贴笔画—乡情”的描述、德州年鉴等证据均不能证实金丝贴的使用已经达到了国家区域或行业程度上的广泛性并足以形成通用名称，其提交的证据亦不能证明在华夏研究所注册商标前其已经在中国大陆地区使用与“金絲貼”商标相同或相近的知名商品特有名称并达到一定影响的程度，华夏研究所提交的“赵氏金丝贴及图”商标异议裁定书亦对金丝贴是否构成通用名称进行了反驳，故对马丽的上述主张一审法院不予支持。其次，一审法院认为，马丽提交的证据能够证实李福生曾于1993年为“金丝彩贴画及其制作工艺”申请过专利，金丝彩贴画的生产制作工艺由来已久，“金丝彩贴”主要是对依据上述制作工艺制作的手工艺术作品的代称。不仅如此，在原华夏研究所存续期间，作为合伙人的华夏研究所负责人赵振利与李福生亦将其经营的产品称之为“金丝彩贴画”，此时的“金丝彩贴画”亦是依据上述生产制作工艺制作的手工艺产品的指称。根据《中华人民共和国商标法》第五十九条“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”的规定，“金絲貼”商标直接表示了“纺织品壁挂”商品的制作工艺，虽然华夏研究所于2009年将其注册为商标，但“金絲貼”商标与“金丝彩贴”在文字构成、呼叫、外观等方面相近，且整体上二者并无明确区别，可以认定“金絲貼”商标与“金丝彩贴画”的指称意义相同，均是一种手工艺品的制作工艺，不能起到区别商品来源的作用。马丽作为李福生的儿媳，从李福生处继承“金丝彩贴画”工艺品制作方法并将其利用这种生产工艺加工生产出的商品命名为“金丝彩贴”，仅是为了表明商品的制作工艺，并非用于区别商品来源的商标使用，该行为属对金丝彩贴的合理使用，不构成对华夏研究涉案商标权的侵害。最后，华夏研究所对其所主张的“金丝彩贴”权属应由其所有的观点也未能提供有效证据予以证明。综上，一审法院认为，华夏研究所要求马丽停止侵权、赔偿经济损失等主张缺乏事实及法律依据，均不予支持。

综上所述，华夏研究所的诉讼请求缺乏事实及法律依据，一审法院不予支持。依照《中华人民共和国商标法》第五十九条，《最高人民法院关于适用若干问题的意见》第四十一条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定，判决：驳回华夏研究所的诉讼请求。案件受理费8800元，由华夏研究所负担。

本院二审期间，当事人围绕上诉请求依法提交了证据。本院组织当事人进行了证据交换和质证。华夏研究所提交了北京知识产权法院（2015）京知行初字第4968号行政判决书一份，拟证明北京知识产权法院维持了商标评审委员会做出的商评字[2015]47770号关于第5324919号“金絲貼”商标无效宣告请求裁定，华夏研究所不服该判决，已经提起上诉，涉案注册商标目前仍有效。马丽质证称，对该证据的真实性无异议，不清楚其是否上诉。本院认为，双方当事人对该证据的真实性均无异议，本院对该证据的真实性予以确认。

本院二审查明，案外人李福生于2013年3月28日对华夏研究所的涉案第5324919号“金絲貼”商标向商标评审委员会提出撤销注册申请，商标评审委员会于2015年6月26日作出商评字[2015]47770号《关于第5324919号“金絲貼”商标无效宣告请求裁定书》，对第5324919号“金絲貼”商标予以无效宣告。华夏研究所不服该裁定，提起行政诉讼。北京知识产权法院于2017年2月22日作出（2015）京知行初字第4968号行政判决，维持了商标评审委员会的上述无效宣告裁定书，华夏研究所不服该一审行政判决，向北京市高级人民法院提起上诉，目前尚未审结。一审期间，因涉案第5324919号“金絲貼”商标处于商标评审委员会无效审查期间，一审法院对本案中止诉讼。

本院二审查明的其他事实与一审法院一致。

本院认为，本案当事人争议的焦点问题是：一、马丽的涉案被诉侵权行为是否侵害了华夏研究所涉案注册商标权，应否承担相应的民事责任；二、一审法院是否存在程序违法问题。

一、关于马丽的涉案被诉侵权行为是否侵害了华夏研究所涉案注册商标权，应否承担相应的民事责任的问题。华夏研究所系涉案“金絲貼”注册商标的商标权人，该商标目前仍然有效。马丽在其经营的工艺品店铺门头、工艺品广告及销售的工艺品包装上使用了“金丝彩贴”标识，华夏研究所主张马丽的行为侵害了其涉案商标权，马丽则辩称，“金絲貼”与“金丝彩贴”的指征意义相同，均是一种手工艺品的制作工艺，其行为属于合理使用，不构成侵权。本院认为，根据《中华人民共和国商标法》第五十九条的规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。本案中，马丽为证明其抗辩主张，提交了京沪铁路沿线城市经济技术协作带联络处和山东省德州市经济技术协作办公室主办的《经济技术协作信息》1994年第七期月刊、1996年5月7日国家科学技术委员会鉴字（1996）第002号“金丝彩贴画及其制作工艺”科学技术成果鉴定证书、1996年12月山东省德州市科技进步奖评审委员会颁发的成果名称为“金丝彩贴画及其制作工艺”三等奖证书、1997年5月德州市德城区科技进步评审委员会颁发的项目名称为“金丝彩贴画及制作工艺”二等奖证书、德州年鉴等证据。本院认为，涉案“金絲貼”于2009年12月7日核准注册，而根据马丽提交的上述证据可以认定，“金丝彩贴画及其制作工艺”作为科技成果1996年即通过鉴定并多次获奖，科技成果鉴定报告记载“金丝彩贴”是一种手工艺品的制作工艺，包含多道工序，其中的“金丝彩贴”是指根据画面大小，在人和景物的外轮廓和其结构线部分粘贴相应型号的金丝线，制成具有金丝彩贴结构的工艺画，故称“金丝彩贴画”。马丽销售的涉案被诉侵权工艺品即是使用“金丝彩贴”制作工艺加工完成的“金丝彩贴画”，马丽使用“金丝彩贴”是为了描述其工艺品的制作工艺特点，并非作为商标性使用，符合商标法规定的正当使用情形，华夏研究所主张马丽的行为侵害其涉案注册商标权，要求马丽承担相应的民事责任，缺乏事实和法律依据，一审法院对华夏研究所的主张不予支持，并无不当。

二、关于一审法院是否存在程序违法的问题。华夏研究所主张一审法院超审限审理本案，对于采信的商标评审委员会的无效宣告裁定未经质证。本院认为，经审查，一审中因华夏研究所的涉案“金絲貼”注册商标被案外人向商标评审委员会提起无效宣告请求，一审法院裁定对本案中止诉讼，并没有无故拖延诉讼的情形；对于商标评审委员会针对涉案注册商标作出的无效宣告裁定，一审法院只是作为恢复本案诉讼的依据，并未作为认定本案事实及裁判的依据。因此，华夏研究所关于一审法院程序违法的主张缺乏依据，本院不予支持。

综上所述，上诉人华夏研究所的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费8800元，由上诉人德州市华夏民间工艺研究所负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　　刘晓梅

审　判　员　　柳维敏

代理审判员　　陈庆亮

二〇一七年五月十五日

书　记　员　　刘　霞