董新建与青岛上岛公司商标使用许可合同纠纷案

董新建与青岛上岛公司商标使用许可合同纠纷案

山东省高级人民法院民事判决书 （2007）鲁民三终字第57号

     上诉人董新建因与被上诉人青岛上岛咖啡食品有限公司（以下简称“青岛上岛公司”）商标使用许可合同纠纷一案，不服山东省济南市中级人民法院（2006）济民三初字第220号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。

     原审法院经审理查明：2000年4月14日，海南上岛农业开发有限公司（以下简称“海南上岛公司”）获得第1385773号商标注册核准，核定服务项目第42类，即提供食宿旅馆，咖啡馆，餐厅，自助餐馆，快餐馆，鸡尾酒会服务，假日野营服务（住所），汽车旅馆。该注册商标为“上岛及图”文字图形组合商标，其注册有效期自2000年4月14日至2010年4月13日。海南上岛公司的股东包括江裕昌、陈文敏、游昌胜等七人。2001年10月10日，江裕昌依据海南上岛公司股东大会决议，签发许可使用商标授权书，授权其投资设立的青岛上岛公司在山东等四省区内行使该注册商标“上岛及图”第42类的特许经营权和特许他人加盟经营使用权及特许使用权。

    2002年3月13日，董新建以山东邦尼文化传播有限公司的名义与青岛上岛公司签订上岛咖啡连锁加盟合同书。合同约定，青岛上岛公司特许授权董新建在济南市山大南路16-1号使用“上岛及图”第42类商标经营上岛咖啡西餐厅，董新建一次性支付商标使用许可费12万元；青岛上岛公司在董新建所开的该店的布局区域1.5公里半径范围内不得再授权他人开店；董新建每月必须向青岛上岛公司申购其营业所需的主要物料1万元以上；董新建不得擅自转让、转借、租卖青岛上岛公司授予的权利，董新建营业地点的变更和签约人的变更等重要事项应及时通知青岛上岛公司并经青岛上岛公司同意，否则董新建承担违约责任并支付违约金10万元以上。2002年5月30日，上述注册商标经核准转让，受让人为上海上岛咖啡食品有限公司（以下简称“上海上岛公司”）。2002年6月12日，董新建成立济南市历城区上岛咖啡西餐厅（以下简称“山大店”）并开业，经工商机关登记注册为个体工商户。据此，“上岛及图”注册商标权人上海上岛公司分别于2002年6月12日和2003年6月12日书面授权董新建，使用该商标经营上岛咖啡店。2004年6月25日，上海上岛公司与江裕昌签订上岛商标区域使用许可协议，特许授权江裕昌在山东等四省区内，在第1385773号“上岛及图”第42类服务商标有效期内享有该商标的独占使用权，亦有权许可他人使用该注册商标开设上岛咖啡馆，并有权与他人签订上岛咖啡加盟协议。2005年8月9日，上海上岛公司授权青岛上岛公司依照上述商标区域使用许可协议，有权以自己的名义对“上岛及图”第42类服务商标的侵权行为，或者特许加盟过程中产生的债权与债务等事宜，通过工商机关或仲裁部门或人民法院进行维权活动。

     董新建在与青岛上岛公司签订上岛咖啡连锁加盟合同后支付商标许可使用费12万元，董新建2003年全年从青岛上岛公司购进物料84838元，2004年1－9月购进物料44208元，2004年10月至2006年9月购进物料66394元。2005年5月8日，山东上岛皇家酒店管理有限公司注册成立，其法定代表人为董新建，其经营范围为酒店管理及咨询服务，西餐、咖啡的加工销售等。

     2006年9月14日，青岛上岛公司委托代理人到滨州市黄河五路501-1号上岛咖啡西餐厅滨州总店饮用咖啡，取得订餐卡一份、上岛咖啡宣传材料、就餐发票两张，并对店门面进行拍照，滨州市公证处对此进行了公证。该店门面标示“上岛咖啡”和“上岛皇家咖啡西餐厅”字样，其店内有关宣传资料标注“山东上岛皇家酒店管理有限公司”、“上岛咖啡 玉泉店 山大店”字样。该店是山东上岛皇家酒店管理有限公司在滨州发展的加盟店。

    原审法院认为，第42类“上岛及图”文字图形组合注册商标专用权应依法予以保护，上海上岛公司与江裕昌、江裕昌与青岛上岛公司、上海上岛公司与青岛上岛公司之间围绕“上岛及图”第42类注册商标的授权，意思表示明确并一致，青岛上岛公司依约取得“上岛及图”第42类注册商标在相关区域内的独占使用权和特许他人经营使用权，成为涉案注册商标专用权的利害关系人，其有权以自己的名义就特许加盟合同纠纷和侵权纠纷提起诉讼。董新建以山东邦尼文化传播有限公司的名义与青岛上岛公司签订上岛咖啡连锁加盟合同书合法有效，董新建接受该合同的权利义务并进行了实际履行，成为该合同的当事人，青岛上岛公司、董新建对此也予以认可。青岛上岛公司要求董新建支付违约金10万元，证据不足，因为依据加盟合同的约定，支付违约金的适用条件为董新建擅自转让、转借、租卖青岛上岛公司授予的权利和未经青岛上岛公司同意变更营业地点。就本案合同及其履行而言，青岛上岛公司无证据证明董新建经营的“山大店”发生上述违约事项，故对青岛上岛公司的该项诉讼请求不予支持。青岛上岛公司要求董新建赔偿因未足额购进物料而给青岛上岛公司造成的损失5.2万元，其理由是董新建自2002年6月12日开业之日起至今已52个月的时间，每月平均从青岛上岛公司处购买主要物料价值不足5000元，造成青岛上岛公司每月损失1000元的物料配供纯利润收益，而青岛上岛公司的该项请求基于合同提出，只对青岛上岛公司提起诉讼前的两年内的损失予以支持，其数额为2.4万元。青岛上岛公司请求终止双方订立的上岛咖啡连锁加盟合同书并停止使用“上岛及图”注册商标，予以支持，因为加盟合同的建立和履行，首先涉及加盟发展商与加盟商之间的相互信任和合作，其次加盟发展商在拓展加盟时不仅获得加盟费等经济收益，而且扩大了品牌的知名度和输出经营管理模式，而董新建在经营“山大店”的同时，作为主要股东发起设立山东上岛皇家酒店管理有限公司并担任法定代表人，该公司的主营业务为酒店管理和咖啡西餐厅的加盟拓展，而该业务显然与青岛上岛公司具有竞争关系，导致双方加盟合同基础的丧失，影响加盟合同的履行。董新建主张青岛上岛公司违约在距“山大店”1.5公里范围内开设新的加盟店，影响其经营，未提供相应的证据，原审法院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、第一百一十三条第一款的规定，判决：一、终止青岛上岛公司与董新建有关“山大店”的加盟关系，董新建不得在该店继续使用第1385773号“上岛及图”注册商标；二、董新建于本判决生效之日起十日内赔偿青岛上岛公司经济损失2.4万元；三、驳回青岛上岛公司的其他诉讼请求。案件受理费4550元，由青岛上岛公司负担3000元，由董新建负担1550元。     董新建不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，本案的诉讼费由青岛上岛公司承担。主要理由如下：

    一、原审判决事实认定不清，错误判决终止双方的加盟关系。董新建不存在青岛上岛公司所称的根本性违约的事实，原审法院仅因董新建申请设立山东上岛皇家酒店管理有限公司即简单推定业务具有竞争关系，导致双方加盟合同基础的丧失，影响加盟合同的履行，从而判决终止双方的加盟关系没有法律与事实依据，超出了青岛上岛公司的主张范围。

    二、原审判决事实认定不清，错误判决董新建赔偿青岛上岛公司损失2.4万元。

     1、董新建按约经营，未违反合同约定。《加盟合同》第七条第二款规定董新建“每月必须向青岛上岛公司申购营业所需主要物料1万元以上”，申购并非实际购进。双方没有按照合同的约定签订《物料供应合同》，未对购进物料的金额和品种进行约定。2、青岛上岛公司违约行为严重影响董新建正常的经营活动。董新建2002年6月开业后未足一年，青岛上岛公司即严重违反《加盟合同》的约定，擅自允许他人加盟，于2003年4月在花园路146号开设了济南市历城区花园上岛咖啡西餐厅（以下简称“花园店”），该店与“山大店”相距不足1.2公里，直径距离不足1公里，使“山大店”的消费群体急剧分流，对董新建经营与收入造成重大不利的影响。3、自2005年7月后，青岛上岛公司已不再享有“上岛及图”第30类商标的所有权，其无权提供“上岛及图”商标的专用物料。

    青岛上岛公司答辩称，一、原审判决认定事实清楚。1、董新建未经许可擅自向滨州耿狄转让上岛商标使用权，向耿狄收取上岛商标加盟费等款十一万元，违反了《加盟合同》第七条第4项的约定。2、董新建未经许可擅自将与“上岛”商标相同的“上岛”文字及字体，用作其控股并任法定代表人的山东上岛皇家酒店管理有限公司的企业字号，违反了《加盟合同》第七条第4项的规定。同时对青岛上岛公司又构成了同业竞争的侵权行为。3、董新建未经许可擅自在“山大店”内装修玻璃上印刷山东上岛皇家酒店管理有限公司字样，并大量印制宣传画页，不仅在其自营的“山大店”和“玉泉店”分发，而且在其授意与授权下在滨州加盟店分发。违反了《加盟合同》的规定。4、董新建经营的“山大店”自2002年6月开业至今，平均每月仅购3257元物料，每月欠购物料6743元，其行为违反了《加盟合同》第七条第二项的规定，构成根本性违约。二、原审判决适用法律正确。综上，董新建的上诉理由不能成立，请求驳回上诉，维持原判，董新建承担一、二审全部诉讼费用。

    二审期间，董新建提交以下证据：证据1、2007年6月1日济南市工商行政管理局历城分局出具的“个体工商户登记基本信息”表，证明2003年4月25日“花园店”开业；证据2、2007年6月1日济南市工商行政管理局历城分局出具的“个体工商户登记基本信息”表，证明2007年5月14日“济南市历城区上岛欧蕾咖啡西餐厅”（以下简称“欧蕾店”）开业；证据3、2007年6月5日济南市勘察测绘研究院出具的测绘记录，证明“山大店”与“欧蕾店”两店间的直线距离为1136米、“山大店”与“花园店”两店间的直线距离为1280米。以上证据共同证明青岛上岛公司违反合同约定，在半径1.5公里内开设两家加盟店，使“山大店”的消费群体急剧分流，对董新建经营与收入造成重大不利的影响，导致物料不能足额申购；证据4、2006年2月26日陈文敏与杭州上岛咖啡食品有限公司向济南市中级人民法院起诉董新建的《民事起诉状》、山东省济南市中级人民法院（2006）济民三初字第28号应诉通知书，证明董新建因使用上岛商标受到陈文敏及杭州上岛咖啡食品有限公司的起诉，影响“山大店”经营，导致申购物料的下降。

     青岛上岛公司对上述证据的真实性无异议，对与本案的关联性有异议。本院对该组证据予以采信。

    二审期间，青岛上岛公司提交以下证据，以证明董新建构成根本性违约，合同应当终止。证据1、“上岛皇家”文字标识及耿狄证词，证明董新建向滨州耿狄转让上岛商标，违反了加盟合同的规定，构成根本违约；证据2、山东上岛皇家酒店管理有限公司收到滨州耿狄上岛皇家咖啡加盟费、物料保证金、合同保证金的收条，证明董新建有偿转让青岛上岛公司对其授权，违反加盟合同第七条第4项规定，构成根本性违约；证据3、耿狄出庭作证申请书及身份证复印件，证明董新建对青岛上岛公司构成侵权与违约的竞合过错，原判决终止加盟合同正确；证据4、（2007）济南证民字第598号公证书，证明董新建的“山大店”内装修将“山大店”宣传归山东上岛皇家酒店管理有限公司所有，向本店消费者分发宣传画页，将“山大店”、“玉泉店”及其使用的“上岛及图”商标宣传归山东上岛皇家酒店管理有限公司所有，违反加盟合同第四条和第七条第三项的规定，构成根本性违约，加盟合同应终止；证据5、企业名称预先核准通知书、企业法人营业执照，证明董新建作为持有60%股权的主要控投股东发起设立山东上岛皇家酒店管理有限公司并任法定代表人，经营与青岛上岛公司相同的咖啡西餐厅，构成同业竞争，违反加盟合同；证据6、（2006）滨中民三知初字第16号民事判决书，证明董新建以山东上岛皇家酒店管理有限公司名义擅自收取上岛加盟费，授权王荣滨使用上岛商标，侵犯上岛商标使用权。

    董新建认为上述证据1、证据2、证据3是复印件，且证据1中的耿狄作为证人没有出庭作证，对其内容的真实性和与本案的关联性表示异议；证据2只能证明滨州店加盟的是上岛皇家咖啡，不是青岛上岛咖啡；证据3的内容与董新建没有关系，身份证复印件看不清楚，不予质证；对证据4真实性没有异议，但对欲证明的内容有异议，董新建在“山大店”内装修广告并没有损害上岛咖啡的形象，其印制的宣传画册是为了宣传咖啡常识和咖啡礼仪和形象；对证据5没有异议，但对其证明的内容有异议，董新建作为股东设立山东上岛皇家酒店管理有限公司，虽经营范围内有餐饮，但主业是酒店管理，不能简单认为构成同业竞争关系，该酒店的设立和本案的加盟纠纷没有关联，设立酒店管理公司没有违反加盟合同的规定；对证据6真实性没有异议，但认为与本案没有关联性。

     对于证据1、证据2、证据3，因是复印件，董新建对其真实性及与本案的关联性有异议，本院对以上证据不予采信。对于证据4、5、6董新建对其真实性无异议，但认为与本案无关。本院对证据4、5予以采信，证据6因与本案无关，本院不予采信。

    本院经审理查明，2004年3月29日上海上岛公司授权青岛上岛公司负责山东省内的加盟业务。

     2003年4月25日“花园店”开业，2007年5月14日“欧蕾店”开业。“山大店”与“欧蕾店”两店间的直线距离为1136米、“山大店”与“花园店”两店间的直线距离为1280米。

     1997年7月10日，天津广泰国际工贸有限公司（以下简称“广泰公司”）就“上岛及图”商标向国家商标局提出注册申请，该商标于1998年9月14日核准注册于国际分类第30类“咖啡、咖啡饮料、如奶咖啡饮料、可可产品、茶糖”等商品，注册号为1207183，注册有效期自1998年9月14日起至2008年9月13日止。1999年5月28日，经商标局核准，广泰公司将“上岛及图”商标转让给海南上岛公司。2002年5月30日经商标局核准，海南上岛公司将“上岛及图”商标转让给上海上岛公司。

       2004年7月2日，国家工商行政管理总局商标评审委员会作出商评字[2004]第3135号《关于第1207183号“上岛及图”商标争议裁定书》撤销广泰公司注册的“上岛及图”商标。     2004年12月22日北京市第一中级人民法院（2004）一中行初字第686号行政判决，一、撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字〔2004〕第3135号《关于第1207183号“上岛及图”商标争议裁定书》；二、维持第1207183号“上岛及图”商标继续有效。

     2005年7月22日北京市高级人民法院作出（2005）高行终字第111号行政判决，一、撤销北京市第一中级人民法院（2004）一中行初字第686号行政判决；二、维持国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2004]第3135号《关于第1207183号“上岛及图”商标争议裁定书》。

     2007年6月4日“山大店”更名为“传世咖啡西餐厅（山大店）”。

     本院查明其它事实与原审法院查明的一致。

    本院认为，本案双方当事人争议的焦点问题为：一、原审判决终止双方加盟关系是否正确；二、原审判决董新建赔偿青岛上岛公司2.4万元损失是否正确。     关于第一个争议焦点问题，2005年5月8日，山东上岛皇家酒店管理有限公司注册成立，法定代表人为董新建，并在滨州市黄河五路501-1号设立了上岛咖啡西餐厅滨州加盟店。山东上岛皇家酒店管理有限公司的经营范围为酒店管理、咨询服务、西餐及咖啡的加工销售等。山东上岛皇家酒店管理有限公司虽不是本案《加盟合同》的主体，但其主营业务与青岛上岛公司业务具有竞争关系，董新建在经营“山大店”的同时，又作为主要股东发起设立山东上岛皇家酒店管理有限公司并担任法定代表人。青岛上岛公司在离“山大店”半径1.5公里内另开设两家加盟店。双方均存在违约行为，影响加盟合同的履行，双方加盟合同的基础已丧失。在本案二审审理期间，董新建已将“山大店”更名为“传世咖啡西餐厅（山大店）”，双方加盟合同已实际不能履行，双方加盟关系应予终止，原审判决终止双方加盟关系，并无不当。

    关于第二个焦点问题，双方《加盟合同》约定“董新建每月必须向青岛上岛公司申购其营业所需的主要物料1万元以上”，而董新建自2002年6月12日开业后，平均每月从青岛上岛公司处购买主要物料价值不足5000元，为此，青岛上岛公司主张造成其每月损失1000元的物料配供纯利润收益，要求赔偿经济损失。从青岛上岛公司提交的董新建的“物料进货量一览表”可以看出，董新建并不是所有月份购买物料都不足10000元，说明董新建并不是有意为之。董新建辩称，青岛上岛公司违反《加盟合同》“青岛上岛公司在董新建所开的该店的布局区域1.5公里半径范围内不得再授权他人开店”的约定，于2003年4月在花园路146号开设了“花园店”，该店与“山大店”相距不足1.5公里，使“山大店”的消费群体急剧分流，对董新建经营与收入造成重大不利的影响；自2005年7月后，青岛上岛公司已不再享有“上岛及图”第30类商标的使用权，其无权提供上岛商标的专用物料，严重影响董新建正常的经营活动，导致购进物料数量的减少。以上是董新建不能“每月向青岛上岛公司申购其营业所需的主要物料1万元以上”的原因。根据查明的事实，本院认为董新建的上述抗辩理由成立，应予支持，其该上诉理由成立，原审判决董新建赔偿青岛上岛公司经济损失2.4万元依据不足，应予撤销。

    综上，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十二条、第一百五十三条第一款（三）项之规定，判决如下：     一、维持山东省济南市中级人民法院（2006）济民三初字第220号民事判决第一、三项；     二、撤销山东省济南市中级人民法院（2006）济民三初字第220号民事判决第二项。     一、二审案件受理费共9100元，由青岛上岛公司、董新建各负担4550元。     本判决为终审判决。