泉州市奥得奥公司，蚬壳公司与景诺有限公司，泉州市贝氏公司侵犯商标许可

泉州市奥得奥公司，蚬壳公司与景诺有限公司，泉州市贝氏公司侵犯商标许可

福建省高级人民法院民事判决书 （2004）闽民终字第96号

     上诉人福建省泉州市奥得奥电子工业有限公司（以下简称奥得奥公司）、蚬壳电器工业（集团）有限公司（以下简称蚬壳公司）与被上诉人景诺有限公司，原审被告福建省泉州市贝氏贸易有限公司侵犯商标许可使用权纠纷一案，前经泉州市中级人民法院作出（2003）泉知初字第02号民事判决。奥得奥公司、蚬壳公司不服提起上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人奥得奥的委托代理人周宝星和黄银扬、上诉人蚬壳公司的委托代理人倪晔和李长宝、景诺有限公司的委托代理人林汉明，到庭参加诉讼。原审被告福建省泉州市贝氏贸易有限公司（以下简称贝氏公司）经本院公告送达开庭传票后未到庭参加诉讼，本院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条的规定缺席审理。本案现已审理终结。     原审经审理查明：2001年6日，蚬壳公司以景诺公司及其法定代表人廖志权侵犯其 、 等系列商标为由向香港高等法院初审庭提起控告，香港高等法院初审庭杨震权大法官于同月 22日颁布临时禁令，责令景诺公司及廖志权停止一切商标侵权行为。2001年7月奥得奥公司与景诺公司签订《注册商标使用许可合同》（下称《许可合同》），把其享有的第1302105号 和第1610101号ada注册商标许可给原告在工业吊扇上独占使用，期限10年。之后原告根据该独占许可协议授权广东省南海市九江奇骏电器有限公司生产、出口“ADA” 商标的吊扇产品。    

     2001年9月，奥得奥公司委托其法律顾问向蚬壳公司发出《法律意见书》，对蚬壳公司委托广东省新会市小冈鸿基电器五金厂生产 商标的风扇侵犯其ada商标专用权提出法律意见。后经双方多次协商，奥得奥公司于2001年11月18日向原告发出《终止合同通知书》。2001年11月22日与蚬壳公司签订《“ada"商标在风扇（空气调节）上的独占许可协议》（下称《许可协议》），见氏公司作为受款方在协议上签字。该协议约定奥得奥公司许可蚬壳公司在风扇及风扇配件上永久独占使用其注册号为1302105号 和注册号为1610101号ada注册商标及相近似的商标；奥得奥公司允许蚬壳公司向中华人民共和国国家工商行政管理局商标局在第11大类的1106小类产品上提交申请注册“ADA by SMC”商标，并承诺不会提出反对；许可商标的  独占使用费为人民币265万元。协议签订后，蚬壳公司依约将许可使用费人民币 265万元汇至贝氏公司账户。2001年9月30日蚬壳公司向中华人民共和国国家工商行政管理局商标局申请注册 商标，使用产品为电吊扇、电扇（空气调节），至今尚未获得《注册商标证》。2001年12月 6日原告景诺公司向本院提起诉讼；经福建省高级人民法院终审判决确认原告与奥得奥公司签订的《许可合同》有效，并判令奥得奥公司继续履行上述合同。2002年3月18日，奥得奥公司将其许可蚬壳公司使用第1610101号商标的使用许可合同副本报国家工商行政管理总局商标局备案。

     2002年3月 17日，蚬壳公司持其与奥得奥公司、贝氏签订的协议向南海市工商行政管理局提出申请，以广东省南海市九江奇骏电器有限公司生产了一批带有“ADA  ORIGINAL”商标的风扇侵犯其第1610101号商标ada的独占使用权为由，要求封存、销毁侵权产品，责令被申请人停止生产、赔偿损失、赔札道歉。广东省南海市九江奇骏电器有限公司即向南海市工商行政管理局提供了原告与奥得奥公司签订的《许可合同》。    

     原审法院认为：景诺公司与奥得奥公司就第1302105号注册商标 和第1610101号注册商标ada的使用许可合同经人民法院生效的民事判决确认为有效合同并判令奥得奥公司应继续履行该合同。因此，该合同签订后，景诺公司即获得了其在工业吊扇产品上在中国大陆境内对上述两个注册商标的独占使用权，原告据此有权向人民法院提起对侵犯其独占使用权的诉讼。奥得奥公司主张原告不是商标权人，只能在商标被他人侵害时以利害关系人的身份提起诉讼，而本案不出现该情况的抗辩理由不能成立。    

     该合同未报国家工商行政管理总局商标局备案，是由于奥得奥公司恶意拒不履行合同关于其应在合同签订后三天内主动办理备案手续的约定条款及生效判决确定其应继续履行合同的法定义务造成的。且三被告另行签订关于上述两个注册商标的《许可协议》后，奥得奥公司也仅将其中第1610101号注册商标的使用许可合同副本报国家工商行政管理总局商标局备案，而未将整个独占许可协议报请备案。奥得奥公司和蚬壳公司主张本案应适用最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条关于商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人的规定，有失公平。鉴于奥得奥公司以上述合法的形式掩盖其将注册商标重复转让，获取不当利益的目的，损害景诺公司对诉争商标的独占使用权，原告请求宣告三被告签订的协议无效符合法律规定。但根据原告和被告签订的商标使用许可合同，原告也仅被许可在工业吊扇产品上使用第1302105号注册商标 和第1610101号注册商标ada,而奥得奥公司在协议中许可蚬壳公司在风扇及风扇配件上独占使用上述商标，因此三被告签订的协议中也只有部分内容侵犯了原告的合法权益，该部分内容应确认为无效。

     由于协议的部分无效系奥得奥公司的过错造成的，协议签订后贝氏公司收取了协议约定的许可使用费，原告请求三被告承担侵权民事责任符合法律规定，应予支持。鉴于工业吊扇在风扇类产品中的范围难于分清，法院依据奥得奥公司和贝氏公司因其与蚬壳公司签订的协议中可得利润酌定其应承担的经济赔偿数额。    

     原审法院依照《中华人民共和国民法通则》第九十六条、第一百三十条、第一百三十四条第一款第一、七、十项，《中华人民共和国合同法》第五十二条第三项、第一百二十二条；《中华人民共和国商标法》第五十二条第一款第五项、第五十六条第一款的规定，判决：一、被告福建省泉州市奥得奥电子工业有限公司和蚬壳电器工业（集团）有限公司、福建省泉州市贝氏贸易有限公司签订的《“ada”商标在风扇（空气调节）上的独占许可协议》中关于许可被告蚬壳电器工业（集团）有限公司在工业吊扇上永久使用第1302105号注册商标 和第1610101号注册商标ada的内容无效；二、被告福建省泉州市奥得奥电子工业有限公司和蚬壳电器工业（集团）有限公司应立即停止对原告在工业吊扇上   和ada商标的独占使用权的侵害；被告福建省泉州市奥得奥电子工业有限公司不得许可被告蚬壳电器工业（集团）有限公司在工业吊扇上使用上述商标；被告蚬壳电器工业（集团）有限公司不得在中国大陆境内的工业吊扇产品上使用上述商标；三、被告福建省泉州市奥得奥电子工业有限公司应于本判决生效后十日内在《法制日报》上刊登声明，向原告景诺有限公司赔礼道歉，声明内容需经本院审核；四、被告福建省泉州市奥得奥电子工业有限公司应于本判决生效后十日内赔偿原告景诺有限公司经济损失人民币100万元，被告福建省泉州市贝氏贸易有限公司承担连带责任。

     原审宣判后，奥得奥公司和蚬壳公司不服提出上诉。    

     奥得奥公司的上诉请求：1、依法驳回景诺公司的全部诉讼请求；2、案件受理费由景诺公司承担。其主要理由是：1、原审判决确定案由错误。从景诺公司选择诉讼相对人和原审法院确定当事人诉讼地位看，蚬壳公司和贝氏公司是作为共同侵权人而被列为被告；从景诺公司诉讼请求和原审法院判决内容看，赔礼道歉、停止侵害、赔偿损失等亦属侵权民事责任。可见，景诺公司和原审法院均认为本案属于侵犯纠纷，而非违约纠纷。因此，原审法院在判决时应当将案由确定为侵犯商标使用权纠纷，而非商标使用权许可合同纠纷。2、原审判决认定事实错误。《最高人民法院〈关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释〉》的规定，商标使用许可合同未经备案的，不影响该许可合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未经备案的，不得对抗善意第三人。上诉人与景诺公司签订的《许可合同》，其法律效力已经法院判决确认，上诉人对此不持异议。但是，该许可合同未经登记备案，而蚬壳公司又是与上诉人签订《许可协议》，向上诉人支付265万元巨额商标使用费的善意第三人，故该《许可合同》依法不得对抗蚬壳公司。原审判决在没有证据显示上诉人与蚬壳公司恶意串通、损害景诺公司利益的情况下，主观、片面地认为该许可合同未经备案是因上诉人恶意拒不履行合同及判决义务造成的，是以合法形式掩盖重复转让注册商标使用权的非法目的，并获取不正当利益，显然忽视蚬壳公司的善意使用行为，与上述法律规定相悖。至于上诉人是否履行登记备案的合同及判决义务则不属于本案审理范围，应当另行通过提起诉讼或者申请强制执行等途径寻求法律救济。因此，蚬壳公司经上诉人许可使用其注册商标的行为并未侵犯景诺公司的商标使用权。3、原审判决适用法律错误。《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。否则，负有举证责任的当事人将承担不利后果。景诺公司在原审中始终无法向法庭提供其遭受损失的任何证据，应当依法承担举证不能的后果。原审法院却依据该许可协议中可得利润酌定判决上诉人赔偿景诺公司经济损失100万元，显然存在适用法律错误。而且，原审法院判决贝氏公司承担连带赔偿责任，亦属认定事实错误。贝氏公司仅是上诉人的委托收款人，代为接受款项和开具收据，其所为民事行为完全应由上诉人承担责任。    

     蚬壳公司上诉请求：1、请求撤销原审判决；2、判令上诉人与奥得奥公司之间签订的《“ada”商标在风扇（空气调节）上的独占许可协议》有效;3.判令由被上诉人承担诉讼费用。其主要理由是：1、原审法院认定“奥得奥公司和蚬壳公司主张本案应适用《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条关于商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人的规定，有失公平。”上诉人认为原审法院的这一认定是不正确的。最高院既然作出了这样一个解释，并且经原审法院调查认定的事实符合适用这个解释的条件，法院就应当适用这个解释。原审法院的上述认定，事实上是对这个解释本身的公正性提出了质疑。而作为法院，其职责是适用法律，而不是去评价法律本身是否公平。原审法院以“有失公平”为理由不适用《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》是不适当的，是有法不依的行为。2、由于原审法院不适用上述的司法解释，从而产生了原审判决中的第二项：“蚬壳公司不得在中国大陆境内的工业吊扇产品上使用上述商标。”而在其判决书的说理部分，原审法院又指出：“鉴于工业吊扇在风扇类产品中的范围难以分清”原审判决既判令上诉人不得在工业吊扇产品上使用讼争的商标，又不对工业吊扇的范围作一个明确的界定，这让上诉人如何执行这个判决，上诉人怎么知道生产的产品是不是属于工业吊扇的范围。虽然上诉人认为原审判令上诉人不得在工业吊扇产品上使用讼争商标是错误的，但法院既然这么判，无论如何应当明确什么是工业吊扇，这样上诉人才可能在今后的经营活动中避免违背本判决。    

     景诺有限公司辩称：1、原判认定奥得奥公司和贝氏公司签订的《许可协议》无效是正确的，奥得奥公司和蚬壳公司上诉主张《许可协议》全部有效无法律依据。①答辩人一审提交的2001年11月9日蚬壳公司的代理律师发给奥得奥公司的律师函反映，蚬壳公司是在知道奥得奖公司已经许可答辩人在工业吊扇上独占使用“ADA”商标的情况下与奥得奥公司签订《许可协议》的，该《许可协议》不但损害了答辩人的合法权益，而且还拒不办理《许可合同》的备案手续，奥得奥公司还掩盖其与蚬壳公司签订《许可协议》的事实，这些事实充分反映，奥得奥公司、蚬壳公司和贝氏公司是恶意串通签订《许可协议》，他们的行为损害了答辩人的合法权益，因此《许可协议》依法应认定为无效合同。②《许可协议》虽然办理了备案手续，但该《许可协议》是在奥得奥公司、蚬壳公司和贝氏公司三方恶意串通的情况下签订的，该《许可协议》不但损害了答辩人的合法权益，而且奥得奥公司在《许可协议》签订后，奥得奥公司拒不办理其与答辩人之前所签订的《许可合同》的备案手续。据此，答辩人认为奥得奥公司与蚬壳公司不但恶意串通，而且采用以合法形式掩盖其非法日的手段签订《许可协议》，原判据此认定合同无效，是完全正确的。③蚬壳公司以工业吊扇的范围难以分清，原判判决难以执行的理由根本不能作为判定合同有效的依据，而且原判根本不存在难以执行的情形，因此，蚬壳公司以这理由上诉请求确认《许可协议》全部有效是不成立的。2、奥得奥公司与蚬壳公司、贝氏公司恶意串通，实施侵权行为的违法所得，就是答辩人所遭受的经济损失。根据《民法通则》第六十一条、《合同法》第五十九条以及《商标法》第五十六条之规定，奥得类公司和贝氏公司必须全额赔偿答辩人的经济损失，奥得奥公司以答辩人没有向法庭提供遭受损失的任何证据为由，认为原判判决其赔偿100万元存在适用法律错误的观点是不成立的。综上所述，答辩人认为原判认定事实清楚，适用法律正确，奥得奥公司与蚬壳公司上诉的请求以及陈述的事实和理由均无法律依据，因此请二审法院全部驳回他们的上诉请求。

     本院二审查明原审法院认定事实基本属实。

     本院认为：

     根据景诺公司的诉讼请求，本案案由是侵犯商标许可使用权纠纷。原审法院将案由确定为商标使用权许可合同纠纷不准确，应予纠正。    

     景诺公司与奥得奥公司就第1302105号注册商标 和第1610101号注册商标ada的使用许可合同合法有效合，奥得奥公司应继续履行该合同。该合同签订后，景诺公司即获得了工业吊扇产品在中国大陆境内对上述两个注册商标的独占使用权。景诺公司有权向人民法院提起对侵犯其独占使用权的诉讼。

     奥得奥公司以合法的形式掩盖其将注册商标重复许可，损害了景诺公司对诉争商标的独占使用权。景诺公司请求宣告《许可协议》无效符合法律规定。但根据景诺公司与奥得奥公司等签订的《许可合同》，景诺公司仅被许可在工业吊扇产品上使用第1302105号注册商标 和第1610101号注册商标ada,而奥得奥公司在协议中许可蚬壳公司在风扇及风扇配件上独占使用上述商标，因此《许可协议》只有部分内容侵犯了景诺公司的合法权益。    

     因奥得奥公司的过错，致使《许可协议》部分内容侵犯了他人的合法利益，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（三）项和第五十六条的规定，该部分内容应确认为无效。奥得奥公司和蚬壳公司不能依据部分无效的合同主张所谓“善意第三人”的权益。所以，奥得奥公司和蚬壳公司主张本案应适用最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条关于商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人的规定，法律依据不足，不与支持。    

     原审法院有关《许可协议》内容部分无效、奥得奥公司和蚬壳公司停止侵权、奥得奥公司赔偿损失等判决是正确的，但原审法院以工业吊扇在风扇类产品中的范围难于分清为由，依据奥得奥公司因《许可协议》中可得利润，酌定承担的经济赔偿数额，事实和法律依据不足，应予纠正。奥得奥公司对此上诉部分有理。本院依据本案侵权的情节，及奥得奥公司的过错等因素，酌情确定奥得奥公司向景诺公司的赔偿数额为30万元。

     综上，原审认定事实清楚，适用法律基本正确，但确定的赔偿数额依据不足，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下：

     一、维持泉州市中级人民法院（2003）泉知初字第02号民事判决第一、二、三项；     二、变更泉州市中级人民法院（2003）泉知初字第02号民事判决第四项为“被告福建省泉州市奥得奥电子工业有限公司应于本判决生效后十日内赔偿原告景诺有限公司经济损失人民币30万元，被告福建省泉州市贝氏贸易有限公司承担连带责任。” 

     本案二审案件受理费人民币22350元，由上诉人福建省泉州市奥得奥电子工业有限公司负担5000元，由上诉人蚬壳电器工业（集团）有限公司承担15000元，由被上诉人景诺有限公司承担2350元。     本判决为终审判决。