董事擅自将公司拥有的商标进行注册应予撤销案例

评析新东阳公司与商标评审委员会、新东阳企业（集团）公司商标异议复审行政案

       本案要旨 

　　公司董事在未经公司授权的情况下，以其担任法定代表人的单位的名义擅自将该公司商标进行注册的行为，属于商标法第十五条所规定的未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用的情形，对注册商标应当予以撤销。    

案情 

　　2000年11月，新东阳企业（集团）公司（下称新东阳企业公司）提出“新东阳及图”商标（下称被异议商标）的注册申请，指定使用在第30类谷类制品等商品上，经国家工商行政管理局商标局（下称商标局）审查后予以初步审定并公告。

 　　被异议商标申请日前，新东阳公司（下称新东阳股份公司）曾在中国台湾地区在酱醋等商品上申请注册“新东阳”商标。

 　　在法定期限内，新东阳股份公司就被异议商标向商标局提出异议。商标局经过审查，裁定被异议商标予以核准注册。 

　　新东阳股份公司不服上述裁定，向商标评审委员会（下称商评委）提出异议复审申请，其申请的主要理由为：新东阳股份公司与新东阳企业公司企业投资者之间具有密切关系，麦石来为新东阳企业公司的真正控制者和决策者，而麦石来自1978年至2000年间一直担任新东阳股份公司企业决策领导层要职，并曾以新东阳股份公司企业副董事长的身份被董事会委任全权负责中国大陆市场业务多年，至今仍为新东阳股份公司企业董事之一，其在未得到董事会授权，新东阳股份公司不知情的情况下，以个人名义在我国大陆地区抢先注册多件“新东阳”商标，现又进一步以其掌控的新东阳企业公司名义抢先注册“新东阳”商标，新东阳股份公司依据商标法第十五条等规定，请求不予核准被异议商标注册。同时新东阳股份公司提交了其在中国台湾地区注册“新东阳”商标信息、其企业登记有关资料等证据。 　　

       2010年10月，商评委作出被诉裁定，认定：被异议商标的申请注册未违反商标法的相关情形，裁定被异议商标予以核准注册。新东阳股份公司不服该裁定，提起行政诉讼。

　　在二审法院庭审中，新东阳企业公司认可麦李淑婉系通过美国新东阳公司转让而取得的“新东阳”商标在美国的注册权，而非自行申请注册的，但认为此过程并不能代表新东阳股份公司对麦李淑婉存在授权行为；认可麦石来曾在新东阳股份公司担任过副董事长、董事等职务，并且目前仍为该公司董事、股东。    

判决

　　北京市第一中级人民法院认为，从占股比例上看，新东阳股份公司仍是具有家族企业性质的股份公司。麦石来虽在新东阳股份公司担任职务，“新东阳”商标在中国台湾地区也为新东阳股份公司注册使用，但在美国等地该品牌实际由家族成员麦李淑婉占有。综合新东阳股份公司的占股比例、商标许可以及“新东阳”商标在他国的实际注册情况看，麦石来关于“新东阳”商标并非由新东阳股份公司独占，有关家族成员均有权自行申请注册使用“新东阳”系列商标的主张具有事实依据，麦石来申请注册“新东阳”商标并未违反商标法第十五条的规定。依照行政诉讼法第五十四条第（一）项之规定，判决维持了商评委的被诉裁定。

　　新东阳股份公司不服提起上诉，北京市高级人民法院认为被异议商标的注册属于商标法第十五条所规定情形，应予撤销，依照行政诉讼法第六十一条第（三）项、《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第七十条之规定，判决：撤销一审判决；撤销商评委作出的被诉裁定；由商评委重新作出被诉裁定。    

评析

　　本案的焦点问题在于被异议商标的注册是否构成商标法第十五条所规定的“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用”的情形。

　　《保护工业产权巴黎公约》第六条之七规定，如果本联盟一个国家的商标所有人的代理人或代表人，未经该所有人授权而以自已的名义向本联盟一个或一个以上的国家申请该商标的注册，该所有人有权反对所申请的注册或要求取消注册，或者，如该国法律允许，该所有人可以要求将该项注册转让给自己，除非该代理人或代表人能证明其行为是正当的。我国作为该公约的成员国，对上述规定在商标法第十五条中予以了体现，同时这也是诚实信用原则在商标法领域中的具体体现。由于代理人或者代表人熟知被代理人或被代表人的经营信息，为其抢注商标提供了便利，因此对此种擅自注册、违背诚信的行为应当予以严格禁止，否则被代理人或者被代表人的合法权益，以及市场正常经济秩序将难以得到维护。正是基于此，在对商标法第十五条进行适用时不必拘泥于字面解释。

　　诚如上文所述，在对商标法第十五条所规定的“代表人”进行解释时可以进行适当的扩张解释，将公司法第二百一十七条所规定的高级管理人员、控股股东、实际控制人、董事、监事等人员均列入具体范围内，同时与上述人员具有串通合谋的主体亦应当属于该条款所规范的“代表人”范畴。 　　

具体到本案，虽然新东阳股份公司原为麦幸夫、麦宽成、麦石来、麦李淑婉等家族成员共同创立，其成员所占股份达93.35%，但无论公司股东具有何种关联关系，从公司法的视角分析，新东阳股份公司系在中国台湾地区成立的公司法人，具有独立的权利能力和行为能力，其家族成员从公司法律关系上应为公司的股东，故一审法院及被诉裁定关于新东阳股份公司为家族企业的认定缺乏法律依据，并非公司法上确定的主体概念。由于麦石来曾为新东阳股份公司的副董事长，现在仍为其董事、股东，因此其与新东阳股份公司已经形成了商标法第十五条意义上的代表关系。而另一方面，因新东阳企业公司系麦石来所设立，并担任该公司法定代表人，新东阳企业公司的行为应视为麦石来的行为。

　　同时，因新东阳股份公司在中国台湾地区在先使用了与被异议商标所指定使用商品或服务相类似的商品或服务，“新东阳”商标应为新东阳股份公司的合法财产，故麦石来在未经授权的情况下，擅自在中国大陆地区申请注册被异议商标已经违反了商标法第十五条的规定，基于前述新东阳企业公司与麦石来存在关联关系的认定，上述企业的商标注册行为亦违反了商标法第十五条的规定，故被异议商标不应当予以核准注册。

       综上，二审法院在纠正一审判决及被诉裁定的相关认定的基础上，撤销被异议商标的注册申请是正确的。（作者单位：北京市高级人民法院）