“在先使用”能否对抗后注册商标专用权

“在先使用”能否对抗后注册商标专用权

　　农妇柏代娣在风景区内经营小饭馆并出售标有地名的腌制鸡鹅，后来一家私营企业注册的卤制食品商标中也含有这一地名。农妇继续自己的经营行为，是否构成对这家企业商标专用权的侵犯呢？江苏省高级人民法院近期就此作出判决，商标专用权不能排除“在先使用者”正当经营权利。

　　柏代娣是江苏省镇江句容市茅山地区人。1995年，她和丈夫在茅山风景区内经营了一家小饭馆并且出售腌制的咸鹅、咸鸡，因为口味不错，逐渐拥有了一定知名度。2001年起，她开始在出售的咸鹅、咸鸡包装袋上印上“茅山草鹅”“茅山草鸡”字样。

　　2002年11月，成立仅一年多的一家私营卤制品厂向国家工商总局商标局成功申请注册了“茅山”文字商标。这家卤制品厂认为柏代娣在她出售的腌制食品上使用“茅山”商标侵犯了卤制品厂的商标专用权，于2004年向法院提起诉讼。法院一审判决柏代娣在其生产的同类产品上突出使用与注册商标相同的“茅山”字样，构成了侵权，责令其停止使用并赔礼道歉。

　　一审判决后，诉讼双方都不服，案件上诉至江苏省高级人民法院。

　　江苏省高级人民法院审理认为，首先，在卤制品厂注册“茅山”商标前，柏代娣已经在自己的商品上使用“茅山”字样，故其行为属于“在先使用”，相应形成了“在先权利”。根据《民法通则》确立的公平和诚实信用原则，当在先权利与新权利发生冲突时，应保护在先权利人的合法权益，即在先权利人至少可以在原权利行使范围内继续享有权利。事实上，柏代娣也不存在侵犯他人注册商标的故意。其次，“茅山”系地名商标。

　　根据《中华人民共和国商标法实施条例》第49条规定，注册商标中含有地名的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。柏代娣经营的饭馆在茅山风景区内，她在腌制食品包装袋上注明“茅山”，只是标明商品的产地来源，而非将“茅山”字样特定化作为商品标识使用。第三，“茅山”作为地名的知名度，远远高于其作为商标的知名度，且“老（草）鹅、草鸡”等腌制食品已经成为当地的土特产。因此，消费者在识别这类商品时，往往会结合生产者及其他相关标识等一系列因素加以区分。柏代娣既不具有使她生产的产品与卤制品厂生产的同类产品相混淆以引导消费者误认的意图，也没有证据表明这种误认事实存在或具有误认的可能。

　　江苏省高级人民法院终审判决，撤销一审判决，驳回卤制品厂的诉讼请求。