第2001023149号“Johnson’s baby Johnson & Johnson CLINICALLY PROVEN MILDNESS及图”商标驳回复审诉讼案

第2001023149号“Johnson’s baby Johnson & Johnson CLINICALLY PROVEN MILDNESS及图”商标驳回复审诉讼案

北京市第一中院行政判决书（2004）一中行初字第1006号 原告强生公司（JOHNSON & JOHNSON），住所地美利坚合众国新泽西州新布伦斯威克市强生广场1号（ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA，NEW BRUNSWICK，NEW JERSEY 08933－7001，UNITED STATES OF AMERICA）。 　　法定代表人理查德 F.比瑞鲍尔（Richard F. Biribauer），授权代表。 　　委托代理人陈晖，女，蒙古族，1977年5月5日出生，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人，住北京市西城区展览馆路24号。 　　委托代理人俞鲁刚，男，汉族，1966年4月10日出生，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人，住北京市西城区复兴门外大街一号。 　　被告商标评审委员会，住所地北京市西城区三里河东路8号。 　　法定代表人侯林，主任。 　　委托代理人薛红深，商标评审委员会干部。 　　委托代理人史新章，商标评审委员会干部。 　　

原告强生公司不服被告商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2004年6月28日作出的商评字〔2004〕第2810号《关于第2001023149号“Johnson’s baby Johnson & Johnson CLINICALLY PROVEN MILDNESS及图”商标驳回复审决定书》（简称〔2004〕第2810号决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2004年11月19日受理后，依法组成合议庭，于2005年2月21日公开开庭审理了本案。原告强生公司的委托代理人陈晖、俞鲁刚，被告商标评审委员会的委托代理人薛红深、史新章到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 

〔2004〕第2810号决定系被告商标评审委员会针对强生公司就在第3类护肤粉等商品上申请注册的第2001023149号“Johnson’s baby Johnson & Johnson CLINICALLY PROVEN MILDNESS及图”商标（简称申请商标）提出的复审申请作出的。商标评审委员会在该决定中认定：申请商标中“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”的中文译为“经临床证实是温和的”，强生公司在复审申请书中也承认这一点。此类描述性的语言用在第3类的护肤粉等商品上直接表示了商品的功能特点，没有显著性。同时也会导致消费者对商品品质的误认，不属于可以放弃专用权的部分。强生公司在其它商品上已注册了“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”和“MILDNESS”商标的事实，不能成为申请商标被核准注册的理由。强生公司提出的“申请商标通过使用产生极强的显著性，不会造成消费者的误认”的主张，由于未提供相关证据，故不予认可。 　　

因此，商标评审委员会依据现行商标法第二十八条、第三十二条的规定，决定对强生公司的申请商标予以驳回，不予初步审定公告。 　　

原告强生公司不服，向本院提起行政诉讼，其诉称： 　　

一、申请商标具有显著性。申请商标中的“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”可以译为“临床证明是温和的”，该文字描述了指定使用商品的品质特点，因此原告已声明放弃对该文字的专用权，仅对其三个单词排列组合而成的圆形徽标主张权利。该组合方式在外观上具有显著性，便于识别，且原告在其它商品上已注册了“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”和“MILDNESS”商标。鉴于“Johnson’s baby”和“Johnson & Johnson”是原告在类似商品上的在先注册商标，且原告放弃对“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字的专用权，故申请商标作为整体具有很强的显著性，完全可以起到区分产品来源的作用。 　　

二、“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”徽标在中国婴儿护理产品上长期广泛使用，具备了商标的显著性。原告带有该徽标的产品早于1994年6月就已在中国广泛使用。根据AC尼尔森上海尼尔森市场研究公司于2000年2月到5月对婴儿护理产品消费者使用行为及态度研究的报告，原告的强生婴儿爽身粉、婴儿洗发露等产品在上海、广州、北京等城市的品牌认知度及市场渗透率几乎达到了100％，占据了最大的市场份额，成为了婴儿护理产品市场上的第一品牌。该徽标通过使用已具备了显著性，可以起到识别商品来源的作用，其在众多国家和地区广泛注册的事实也足以证明这一点。 　　

三、申请商标没有误导公众。首先，原告生产的使用申请商标的商品确实是“经临床证实纯正温和”的，该文字对商品品质是如实描述，并无误导之意。原告的强生系列产品是经过十分严格的质量和卫生检验的，其产品质量得到了权威机构的认可，完全经得起市场的考验和消费者的监督。其次，使用申请商标的商品以及带有该徽标的商品在中国已上市多年，全国各地的商场、超市均有销售，使用范围非常广泛，长时间以来从未发生过消费者被误导的情况。 　　

四、申请商标符合商标法的规定，应予核准注册。申请商标作为整体具有显著性，便于识别，没有与他人在先取得的合法权益相冲突，符合商标法第九条的规定，根据商标法第二十七条应予初步审定并公告。国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）驳回申请商标时依据的是修改前的商标法第八条第一款（六）项和（九）项的规定，然而“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字或申请商标作为整体既没有损害社会主义道德风尚，也没有从消极或反面的角度损害中国的政治制度、政治生活、宗教、风俗或习惯，不属于上述规定第（九）项有“其他不良影响”的情形,商标局引用上述规定驳回申请商标是错误的。被告维持商标局的驳回决定但没有明确适用法条，故〔2004〕第2810号决定适用法律不当。 　　

五、原告于2001年5月30日在第3类“洗发香波”等商品上分别申请了“JOHNSON’S SUPER MILD SHAMPOO及图”商标，被顺利注册。该商标中的“SUPER MILD”有“超级柔和”的含义，但被告未因此认定该商标具有不良影响或认定该文字会误导公众，且被告也接受了原告对该文字放弃专用权。这两件商标有许多相似的地方，然而被告却做出了相反的决定。综上，申请商标作为整体具有显著性，便于识别，应予核准注册。〔2004〕第2810号决定认定事实错误，缺乏法律依据，且与在先审查实践相抵触，故请求人民法院依法撤销该决定，并核准申请商标在中国注册。 　　

被告商标评审委员会辩称： 　　

一、申请商标中“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”的中文译为“经临床证实是温和的”，原告在复审申请书和行政起诉状中均承认这一点，这类描述性的语言用在第3类的护肤粉等商品上直接表示了商品的功能特点，没有显著性。加之“临床”在中文里是特指医学上医生给病人诊断和治疗疾病，因此，“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”的含义易使消费者认为申请商标指定使用的商品已经过医学上临床的严格检验，进而使消费者产生误认，属于修改前商标法第八条第一款第（九）项也即现行商标法第十条第一款第（八）项所指的不得作为商标使用的标志。原告称愿放弃“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字的专用权，但被告认为，首先对于普通消费者而言，其无从知晓原告放弃专用权的意向，一般情况下仍会将该部分文字作为商标的构成部分进行认读，故该部分文字仍属于商标评审中的审查对象；其次，如果申请商标或其中的组成部分属于现行商标法第十条所指的不得作为商标使用的标志，则该商标或组成部分不属于可以放弃专用权的情况，否则申请人将会利用放弃专用权的方式来规避商标法中禁止其作为商标使用的强制性规定。商标评审依据个案审理的原则，原告在其它商品上已注册商标的事实，不能成为申请商标被核准注册的理由，原告的相关主张没有法律依据。 　　

二、现行商标法第十条第一款第（八）项所指的“其它不良影响”为兜底条款，赋予了裁判者自由裁量的权利。在商标评审实践中，对于已使消费者对商品品质产生误认的情况属于“其它不良影响”的情形。 　　

三、商标的行政管理与确权具有地域性，“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”在国外获得注册的事实与本案争议无关。原告在诉讼中提交的用于证明申请商标和“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”徽标已长期广泛使用，具备了商标的显著性，使用过程中从未误导过消费者的证据都未在商标评审的行政程序中提交，故不应被人民法院采纳。 　　

四、原告所称的类似案例与本案申请商标有重大区别，二者不具有可比性。综上，请求人民法院维持〔2004〕第2810号决定。 本院经审理查明: 2001年2月22日，强生公司在第3类护肤粉等商品上向商标局提出了2001023149 号“Johnson’s baby Johnson & Johnson CLINICALLY PROVEN MILDNESS及图”商标（即申请商标）的注册申请，并放弃对“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字及瓶子图形的专用权。 2001年11月8日，商标局做出（2001）标审（一）驳字第7702号商标核驳通知书，认定：“CLINICALLY”中文译为“临床的”，“PROVEN MILDNESS”译为“证实是温和的”，直接表示了商品的功能特点，在“护肤粉”等商品上使用易使消费者对商品品质误认，不能放弃专用权。因此，依照修改前的商标法第八条第一款第（六）项、第（九）项及修改前商标法实施细则第十六条的规定，驳回申请，不予公告。 强生公司不服驳回决定，于2001年12月19日向商标评审委员会申请复审。 　

在商标复审申请书中，强生公司认可“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”可译为“临床证实是温和的”。同时，强生公司提交了以下证据： 　　

证据1：强生公司在第10类商品上注册的第818429号“MILDNESS及图”商标注册证复印件； 　　

证据2：强生公司在第16类商品上注册的第819676号“CLINICALLY PROVEN MILDNESS及图”商标注册证复印件； 　　

证据3：强生公司在第25类商品上注册的第1376022号“CLINICALLY PROVEN MILDNESS及图”商标注册证复印件。 　　

2004年6月28日，商标评审委员会作出〔2004〕第2810号决定。 　　

在本案诉讼过程中，强生公司向本院提交了11组补充证据，用于证明“Johnson’s baby”、“Johnson & Johnson”商标注册情况，“JOHNSON’S SUPER MILD SHAMPOO及图”商标注册及复审情况，申请商标及核定使用商品使用、销售、品牌认知度、质量及宣传等情况。 另外，在本案开庭审理过程中强生公司对商标评审委员会就“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字的中文译文提出异议，认为应译为“临床验证的温和”。同时，商标评审委员会表示〔2004〕第2810号决定是依据现行商标法做出的。 　　

上述事实有〔2004〕第2810号决定、商标注册申请书、（2001）标审（一）驳字第7702号商标核驳通知书、商标复审申请书、证据1—3、补充证据1—11以及当事人陈述等证据在案佐证。 　　

本院认为： 一、关于本案法律适用的问题。 　　

《商标评审规则》第九十九条规定，对商标法修改决定于2001年12月1日施行前发生的，属于修改后商标法第四条……第十条第一款第（二）、（三）、（四）项……所列举的情形，商标评审委员会在商标法修改决定施行后进行评审的，依据修改后商标法的相应规定进行审查；属于其他情形的，商标评审委员会适用修改前商标法的相应规定进行评审。最高人民法院《关于审理商标案件有关管辖和法律适用范围问题的解释》法释〔2002〕1号第五条也作出了同样的规定。 本案中，申请商标的申请日为2001年2月22日，商标评审委员会做出〔2004〕第2810号决定的决定日为2004年6月28日，属于商标法修改决定施行前发生的，商标评审委员会于商标法修改决定施行后进行评审的情形，故该决定的法律适用情况应按上述规定执行。由于本案并不属于修改后商标法第十条第一款第（二）、（三）、（四）项或所列举额其他情形，故依据上述规定，应适用修改前商标法的相应规定进行审查。但在本案中，商标评审委员会在进行审查时适用了现行商标法第二十八条的规定，属于适用法律错误，本院予以纠正。现行商标法第三十二条系商标法修改后新增加的对商标评审委员会的决定不服的可以在规定期间内提起司法救济的后续性程序条款，由于〔2004〕第2810号决定的做出日期在现行商标法颁布实施之后，故应当适用该条款，商标评审委员会引用该条款做出上述决定是正确的，不属于法律适用错误。 　　

二、关于原告在诉讼中提交新证据的问题。 　　

人民法院审理行政案件是对行政机关的具体行政行为的合法性进行审查，就本案而言，即应审查被告做出〔2004〕第2810号决定是否具备相应的事实和法律依据。原告在本案诉讼过程中提交的新证据并非被告作出〔2004〕第2810号决定的事实依据，故不属于本案的审理范围，本院不予采纳。 　　

三、关于申请商标是否应予初步审定公告的问题。 　　

首先，对于“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”的中文译文，原告在本案诉讼过程中提出了异议，认为应译为“临床验证的温和”。对此本院认为，原告在复审申请书及本案起诉状中均明确认可“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”可译为“临床证实是温和的”。虽然“经临床证实是温和的”与“临床验证的温和”在词性上有所不同，但词义相近，因此被告在〔2004〕第2810号决定中将其译为与原告提交的原译文近似的“经临床证实是温和的”并无不妥。 根据修改前商标法第八条第一款的规定，其第（六）项中“直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的”，以及第（九）项中“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”文字或图形，不得作为商标使用。 本案中，“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”译为“经临床证实是温和的”，该文字直接表示了商品的品质和功能特点，属于修改前商标法第八条第一款第（六）项的情形，不得作为商标使用，亦不属于可以放弃专用权的情形。原告主张放弃该文字的专用权于法无据，本院不予支持。由于申请商标违反了上述法律规定，包含了不得作为商标使用的文字，因此申请商标不应被核准注册。商标评审委员会决定对申请商标不予初步审定公告是正确的，本院予以维持。 　　

被告主张上述文字易使消费者产生误认，属于修改前商标法第八条第一款第（九）项也即具有“其他不良影响”的情形，故不得作为商标使用。对此本院认为，从法律规定本身看，“有害于社会主义道德风尚”是“不良影响”中的一种情形，而“其他不良影响”应是与“有害于社会主义道德风尚”相关联的情形，如带有种族歧视、带有封建迷信色彩、带有殖民色彩或具有不良文化倾向等损害中国政治制度、政治生活、风俗习惯等的内容。虽然“其他不良影响”属于自由裁量的范畴，但不宜做扩大化的解释。被告将申请商标认定为具有“其他不良影响”不妥，本院予以纠正。原告关于“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”文字不属于具有“其他不良影响”的主张成立，本院予以支持。 鉴于商标评审实行个案审理的原则，原告在其他商品上已注册了“CLINICALLY PROVEN MILDNESS”和“MILDNESS”商标的事实，不能成为本案中申请商标被核准注册的理由，原告的主张没有法律依据，本院不予支持。至于原告主张的申请商标在中国长期广泛使用，没有误导相关公众，且有类似案例被注册成功的主张，因在商标评审阶段没有提交证据予以佐证，不属于商标评审委员会具体行政行为做出的依据，亦不在本案的审理范围之内，故对于原告的上述主张，本院亦不予支持。因此，原告请求核准申请商标在中国注册的诉讼请求不能成立，本院不予支持。 　　

综上所述，虽然被告在认定事实和适用法律方面存在不当之处，但是并未给当事人的权利以及案件的处理结果造成实质性影响。其在〔2004〕第2810号决定中对申请商标“Johnson’s baby Johnson & Johnson CLINICALLY PROVEN MILDNESS及图”不予初步审定公告的结论正确，应予维持。本院依照《行政诉讼法》第五十四条第（一）项之规定，判决如下： 维持被告商标评审委员会商评字〔2004〕第2810号《关于第2001023149号“Johnson’s baby Johnson & Johnson CLINICALLY PROVEN MILDNESS及图”商标驳回复审决定书》。 案件受理费1000元，由原告强生公司负担（已交纳）。 如不服本判决，原告强生公司可在本判决书送达之日起30日内，被告商标评审委员会可在本判决书送达之日起15日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费1000元（开户行：中国工商银行北京分行黄楼支行，户名：北京市第一中院，帐号：144537—48），上诉于北京市高院。 　

知识产权诉讼是指在人民法院进行的，涉及知识产权的各种诉讼的总称，包括知识产权民事诉讼、知识产权行政诉讼和知识产权刑事诉讼。从这一角度讲，知识产权诉讼不是一类单独的诉讼类型，其本质仍是民事诉讼、行政诉讼及刑事诉讼的总和。