何素琴、芜湖美丽阳光公司与芜湖光华公司注册商标使用许可合同纠纷案

何素琴、芜湖美丽阳光公司与芜湖光华公司注册商标使用许可合同纠纷案

安徽省芜湖市中级人民法院民事判决书 （2007）芜中民三初字第001号       

     原告何素琴、芜湖美丽阳光能源科技有限公司诉被告芜湖光华集团有限公司注册商标使用许可合同纠纷一案，本院于2006年11月27日立案受理后，依法组成合议庭，于2007年2月6日公开开庭审理了本案。原告何素琴、芜湖美丽阳光能源科技有限公司的共同委托代理人沈曙光，被告芜湖光华集团有限公司的委托代理人刘芳端均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

    原告何素琴、芜湖美丽阳光能源科技有限公司诉称：2005年10月，被告通过安徽长江产权交易所公开挂牌出让其拥有的“LG”、“丽光”商标三年独占许可使用权。原告何素琴经审查符合受让条件，以375万元的报价竞价成功，并于2005年11月14日与被告签订了《商标使用许可合同》。此后，按照被告的要求，原告何素琴将《商标使用许可合同》设定的权利义务转让给原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司，并由双方于2005年11月21日另行签订了《商标使用许可合同》，再次确认了合同的标的为“LG”、“丽光”商标的全球独占使用许可权。被告随后向国家工商总局就“LG”、“丽光”商标的许可使用办理了备案手续，原告按合同约定向被告支付了首期商标许可使用费150万元。此后，原告发现被告还将“LG”、“丽光”商标许可另一家与原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司有业务竞争关系的企业安徽丽光科技股份有限公司使用，安徽丽光科技股份有限公司以“LG”、“丽光”商标生产、销售了大量产品。在工商部门查处的过程中，原告方得知上述事实。被告向原告许诺商标的独占许可使用权，却故意隐瞒事实骗取原告支付了巨额对价，作出违背其本意的意思表示，显属欺诈行为，所立合同具备撤销的条件。被告理应退还其已收取的价款，并就造成的原告损失据实赔偿。请求判令：撤销原、被告之间的《商标使用许可合同》；被告返还所收取的原告商标许可使用费150万元；被告赔偿原告经济损失150万元；被告承担本案的全部诉讼费用。

    被告芜湖光华集团有限公司辩称：1、被告无欺诈行为，原告签订商标使用许可合同未违背其真实意思，本案不存在撤销合同的法定事由：先前的商标使用许可已在挂牌交易时进行了信息披露，被告未隐瞒有关事实；在原告与被告正式签订合同前，安徽丽光科技股份有限公司维持“丽光”产品市场供应的行为非被告欺诈行为；在原告与被告正式签订合同后，安徽丽光科技股份有限公司向经销商发货均经原告同意，并未侵犯原告的商标使用权；即使安徽丽光科技股份有限公司在原告正式签订合同后行为有不当之处，也系原告与安徽丽光科技股份有限公司之间是否存在商标侵权纠纷的问题，与被告无关，被告许可原告使用的商标权本身并不存在权利瑕疵，原告行使合同撤销权无法律依据。2、本案即使存在合同撤销事由，原告也以自己的行为表明其已放弃撤销权，从而导致撤销权的消灭：本案即使存在撤销商标使用许可合同的法定事由，其时间也均发生在2005年11月21日前；原告知悉上述全部情况后未行使合同撤销权，而与被告续签第二份商标使用许可合同并付清首期商标许可使用费，其行为表明原告已放弃撤销权。综上，请求法院驳回原告的诉讼请求。

    经审理查明：2001年元月1日，被告芜湖光华集团有限公司与安徽丽光科技股份有限公司签订《商标使用许可合同》一份，约定由被告芜湖光华集团有限公司将其所有的 “丽光”商标许可安徽丽光科技股份有限公司无偿使用，使用期限为2001年1月1日-2008年1月1日。2005年9月30日，被告芜湖光华集团有限公司作出《关于收回丽光商标使用权的函复》，决定收回“丽光”商标使用权，自2005年10月1日起终止与安徽丽光科技股份有限公司于2001年元月1日签订的《商标许可使用合同》，安徽丽光科技股份有限公司即日起不得再以任何形式使用“丽光”商标。因安徽丽光科技股份有限公司尚有部分合同需要履行，该公司于2005年9月30日又向被告芜湖光华集团有限公司提交《关于丽光商标使用权收回期延期的报告》一份，要求将收回“丽光”商标使用权的期限延续至妥善解决时为止，被告同日即在延期报告上签署了同意意见。此情节，被告在通过安徽长江产权交易所公开挂牌出让其所拥有的“LG”、“丽光”商标独占许可使用权时未予披露。

    原告何素琴符合竞买受让条件，后以375万元的价格竞得“丽光”商标独占许可使用权。2005年11月14日，原告何素琴与被告芜湖光华集团有限公司签订了《商标使用许可合同》。2005年11月15日，被告向安徽丽光科技股份有限公司发出《关于停止使用丽光商标的函》，要求该公司从即日起停止使用“丽光”商标，对带有“丽光”商标的产品及半成品、包装、宣传资料等集中分类堆放，并做好登记，待被告与新芜区国资办、原告何素琴三方协商后妥善处理。此后，原、被告双方并未就安徽丽光科技股份有限公司的“丽光”商标库存产品的销售问题达成一致意见。2005年11月18日，周永生向芜湖市工商行政管理局举报安徽丽光科技股份有限公司销售 “丽光”牌太阳能热水器的问题。2005年11月19日，原告何素琴委托律师向被告芜湖光华集团有限公司发出律师函一份，该函认为2005年11月18日被告擅自销售“丽光”牌太阳能热水器的行为已构成违约，要求被告停止侵权之销售、提供库存商品的清单、督促合同单位停止加工、生产或销售，并要求留置应支付的首期商标许可使用费待侵权事件处理后再酌情支付。同年11月21日，原告何素琴与钱广芳、孙启安合资成立了芜湖美丽阳光能源科技有限公司，其住所地为芜湖高新技术开发区火炬一路24号。同日，原告何素琴将上述《商标使用许可合同》设定的权利义务转让给原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司，原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司又与被告芜湖光华集团有限公司签订了《商标使用许可合同》。

    原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司与被告芜湖光华集团有限公司签订的《商标使用许可合同》第四条约定许可使用的期限为自合同签订之日起至2008年12月31日。第八条约定如“丽光”商标遭到侵权，被告芜湖光华集团有限公司负责处理或委托原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司处理。第十条约定商标许可使用费总额为375万元，自合同签订后5个工作日内应支付总额的40%，在2006年12月31日前累计应支付总额的70%，2007年12月31前应全部付清商标许可使用费。第十八条约定原告何素琴所作《承诺书》以及其与被告签订的《商标使用许可合同》作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。2005年11月22日，芜湖市工商行政管理局对安徽丽光科技股份有限公司位于本市长江路99号原丝绸厂内的仓库内的“丽光”太阳能热水器库存情况进行现场检查，发现贴有“丽光”商标的成品615台，其中111台为返修旧水箱。

    次日，芜湖市工商行政管理局对安徽丽光科技股份有限公司位于本市银湖北路光华工业园内的仓库内的“丽光”太阳能热水器库存情况进行现场检查，发现贴有“丽光”商标的成品498台，另有92台印有“丽光”商标但无包装热水器。2005年11月23日，被告的委托代理人向原告何素琴发出律师函一份，该函认为双方对原告何素琴承诺组建的公司投产前保证“丽光”产品的市场供应和原“丽光”牌库存商品及其辅件的处理未作约定，原告何素琴已委派人员到安徽丽光科技股份有限公司就“丽光”牌库存商品的发货达成口头协议，11月18日的销售原告何素琴委派人员已签字发货，被告已通知安徽丽光科技股份有限公司停止“丽光”牌太阳能产品的对外加工、生产，发货须经原告同意，不存在任何侵权问题；不论安徽丽光科技股份有限公司是否构成侵权，与被告无关，原告必须按合同约定付清首期商标许可使用费150万元。后原告按照合同的约定向被告分期支付了首期商标许可使用费150万元，被告向国家工商总局就“LG”、“丽光”商标的许可使用办理了备案手续。原告何素琴、芜湖美丽阳光能源科技有限公司于2006年11月27日诉至本院，认为被告向原告许诺商标的独占许可使用权，却故意隐瞒事实骗取原告支付了巨额对价，作出违背其本意的意思表示，显属欺诈行为，所立合同具备撤销的条件。被告理应退还其已收取的价款，并就造成的被告损失据实赔偿。原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司于2006年12月15日向安庆市工商行政管理局投诉安庆市朝阳太阳能经营部商标侵权问题，该局商标监督管理科于2006年12月26日作出《投诉回函》，该函认为：在安庆市朝阳太阳能经营部与安徽丽光科技股份有限公司经销合同期限内，被告与原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司签订商标使用许可合同，事前未及时通知原代理商，事后未对存货和产品售后服务事宜作出妥善处理，故安庆市朝阳太阳能经营部目前的经营行为不构成对原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司商标的侵权。

    原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司向芜湖市工商行政管理局举报商标侵权问题，该局于2006年元月9日作出芜工商函[2006]1号不予受理通知书，该通知书认定：被告于2005年11月15日致函给安徽丽光科技股份有限公司，要求该公司从即日起停止使用“丽光”商标，但同时又同意该公司对带有“丽光”商标的产品及半成品、包装、宣传资料等……妥善处理。安徽丽光科技股份有限公司分别于2005年11月16日、18日向王宝生、潮家敏销售“丽光”太阳能热水器9台、56台。该通知书认为原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司虽与被告签订商标使用（独占）许可合同，但此前被告与安徽丽光科技股份有限公司签订的商标使用许可合同未全部解除，故本案超出该局职权范围，应销案，不予受理。2007年1月31日，安徽新中天会计师事务所根据原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司的委托作出新中天审报字（2007）第0048号芜湖美丽阳光能源科技有限公司利润专项审计报告。

    上述事实有原告何素琴、芜湖美丽阳光能源科技有限公司所举的招标公告、会议纪要、《关于收回丽光商标使用权的函复》（2005年9月30日）、《商标许可使用合同》（2005年11月14日、21日）、《商标许可使用合同》（2001年元月1日）、《关于丽光商标使用权收回期延期的报告》（2005年9月30日）等证据，被告芜湖光华集团有限公司所举的营业执照、2005年11月14日、11月21日签订的《商标使用许可合同》等证据在卷证实，本院予以确认。

    本院认为，原告何素琴与被告签订的《商标使用许可合同》以及原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司与被告签订的《商标使用许可合同》均是双方当事人真实的意思表示，并不违反法律、行政法规的强制性规定，本院确认其合法有效。2005年11月21日，原告何素琴将《商标使用许可合同》所设定的权利义务已转让给原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司，并由原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司与被告签订了《商标使用许可合同》，故原告何素琴对《商标使用许可合同》中所确认的“LG”、“丽光”商标独占许可使用权利自然终止。虽被告在此前许可安徽丽光科技股份有限公司使用“丽光”商标的信息披露不完整，但安徽丽光科技股份有限公司此后的擅自销售行为是侵害原告商标独占许可使用权的主要原因，并非被告故意隐瞒“丽光”商标库存产品销售和市场供应的真实情况，不能据此认定被告的行为构成欺诈行为。原、被告签订的商标使用许可合同，已经国家商标局备案，原告已拥有该商标独占、完整的使用权，双方签订的商标许可使用合同所确认的“LG”、“丽光”商标权利本身并无瑕疵，故原告要求撤销双方签订的《商标使用许可合同》的诉讼理由不成立，本院对原告要求撤销双方之间的《商标使用许可合同》、返还已给付的首期150万元的商标许可使用费的诉讼请求不予支持。被告在安徽长江产权交易所挂牌出让“丽光”商标许可使用权时，对商标使用权延期收回的报告及同意延期的意见等相关信息没有予以充分披露，此后，被告未就安徽丽光科技股份有限公司相关的“丽光”商标库存产品的销售与原告达成妥善处理的一致意见，故已经影响到原告对该商标的独占许可使用权的充分行使，其行为已违反我国《商标法》及相关司法解释的规定，构成对原告商标独占许可使用权的侵害，被告应当承担相应的赔偿责任。

    被告芜湖光华集团有限公司辩称，原、被告签订商标使用许可合同后，安徽丽光科技股份有限公司即就库存产品的处理和 “丽光”商标产品的市场供应问题与原告协商，发货均经原告同意，并未侵犯原告商标使用权，经查，这只是被告的单方陈述，所谓经“汪桂明”签字供货的事实，未得到原告的认可，被告对此项辩解理由未能提供充分的证据加以证实，故本院对此理由不予采纳。关于原告商标许可使用权被侵害的损失数额，根据我国《商标法》第五十六条的规定，本案被告侵害原告商标专用权所获得的利益以及原告因被侵权所受到的损失均难以确定，故本院综合考虑本案侵权行为的情节等因素酌情确定赔偿数额为40万元。依照《中华人民共和国商标法》第四十条第一款、第五十二条第（二）项、第五十六条第二款、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项、第十六条第一、二款，最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下：

     一、被告芜湖光华集团有限公司于本判决生效后十日内赔偿原告芜湖美丽阳光能源科技有限公司经济损失40万元；     二、驳回原告何素琴、芜湖美丽阳光能源科技有限公司的其他诉讼请求。     如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

    本案案件受理费25010元，实际支出费用5002元，合计30012元，由原告何素琴、芜湖美丽阳光能源科技有限公司负担26012元，由被告芜湖光华集团有限公司负担4000元。     如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省高级人民法院。