点评Wolsey商标使用许可合同备案纠纷案

点评Wolsey商标使用许可合同备案纠纷案

案情 

　　 第1009666号Wolsey商标是沃尔西有限公司（以下简称沃尔西公司）的注册商标。2002年9月20日，商标局收到将该商标许可他人使用的商标使用许可合同备案申请，其中许可人为沃尔西公司，被许可人为广州富利泰贸易有限公司（以下简称富利泰公司），代理人为北京鼎力知识产权代理公司。商标局依据《商标法》等有关规定，对该申请予以备案并公告，许可备案号为第XK200210977号。

 　　2004年4月21日，商标局又收到将第1009666号Wolsey商标许可他人使用的商标使用许可合同备案申请，其中许可人为沃尔西公司，被许可人为北京业宏达经贸有限公司（以下简称业宏达公司），代理人为北京高默克知识产权代理有限公司。商标局依据《商标法》的有关规定，对该申请予以备案并公告，许可备案号为第XK200404931号。 　　

　　 2005年4月，业宏达公司认为第XK200210977号商标使用许可合同备案中的合同系伪造，商标局未尽审慎审查义务，向北京市一中院起诉商标局。初审法院认为业宏达公司不符合法定起诉条件，裁定驳回起诉（北京市一中院〔2005〕一中行初字第495号《行政裁定书》）。业宏达公司不服一审裁定，向北京市高院提起上诉。在法院审理过程中，业宏达公司申请撤回上诉，法院准许撤回上诉（北京市高院〔2005〕高行终字第416号《行政裁定书》）。

 　　2005年6月，沃尔西公司向商标局提出注销第XK200210977号商标使用许可合同备案的申请，并提供了经公证认证的其未将第1009666号商标许可富利泰公司使用的书面声明等证据。 　　

　　 2005年10月，商标局向富利泰公司发出《关于对第1009666号和第1034095号注册商标使用许可合同备案有关问题予以说明的通知》（商标监〔2005〕第165号），将沃尔西公司的请求函和证据一并附送，要求其在收到通知之日起60日内，对第XK200210977号商标使用许可合同备案的真实有效性予以说明并提供相应证据，并明确告知富利泰公司“逾期不说明和提供相应证据的”，“将根据沃尔西公司的请求，依法作出相应的行政决定”。指定期间届满，商标局未收到富利泰公司的任何材料或者邮局的退信通知。2006年2月，商标局根据前述通知，发出《关于撤销第XK200210971号和第XK200210977号商标使用许可合同备案的决定》（商标档撤字〔2006〕第20号），并在《商标公告》第1028期第1088页上公告，同时告知当事人行政复议和行政诉讼的救济途径。法定期限届满，富利泰公司未行使其救济权利，商标局的撤销决定生效。 　　

　　 评析 

　　这是一起新颖的商标使用许可合同备案纠纷案件，为此，商标局专门召开案件专家论证会，邀请学界、立法、司法和商标代理行业的专家予以讨论。在此，笔者对本案的一些法律问题进行简要分析。 　　

一、商标局对商标使用许可合同备案审查的性质和范围 

　　《商标法》第四十条第三款规定：“商标使用许可合同应当报商标局备案。”为规范备案工作，商标局于1997年制定并公布了《商标使用许可合同备案办法》（以下简称《办法》），作为审查商标使用许可合同备案申请的依据。根据《办法》的规定，商标局对商标使用许可合同备案申请文件实行形式审查，至于文件是否真实有效，应由申请人负责。商标局对商标使用许可合同备案审查的内容主要是商标许可是否超出注册商标核定的范围，包括审查许可人是否为商标注册人或经商标注册人再许可授权的许可人，许可使用的商标是否与注册商标相一致，许可使用的商品是否符合注册商标核定使用的商品的范围，许可期限是否超出商标的有效期限等。也就是说，只要申请人提交的申请手续齐备、程序合法、符合《办法》规定，商标局就应当予以备案。 　　

　　 本案中，就第XK200210977号商标使用许可合同备案申请而言，商标局对其予以备案并无不妥。首先，该备案申请手续齐备，申请人提交的书件中包括《商标使用许可合同备案申请书》、《商标许可使用授权书》和《商标代理委托书》，其中《商标使用许可合同备案申请书》、《商标许可使用授权书》均为原件，上有商标注册人（许可人）章戳和签字以及被许可人公章，符合《办法》的要求。其次，该备案申请程序合法，系通过代理组织提交，符合《商标法》第十八条的规定。再次，许可使用的商标确系许可人注册，且申请时间和许可期限均在商标专用权的有效期限内，许可使用的商品并未超出注册核定的商品范围，符合《办法》规定。 　　

　　 二、对以欺骗手段或其他不正当手段取得备案的商标使用许可合同备案的注销 

　　《办法》第十六条规定：“对以欺骗手段或其他不正当手段取得备案的，由商标局注销其商标使用许可合同备案并予以公告。”何为欺骗手段或其他不正当手段，《办法》没有明确。《商标法》第四十一条使用了“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”的用语。实践中认为，以欺骗手段或其他不正当手段注册商标，是指申请人采取申报虚假材料的方式，或其他不恰当的方式，致使商标局在不知情的情况下核准该商标注册。欺骗的方式表现在虚构、隐瞒事实真相或者伪造商标注册申请书件和有关文件。据此，我们可以认为凭空捏造或隐瞒商标许可的事实，伪造商标使用许可合同备案申请文件或其他有关文件，如伪造许可人身份证或营业执照，伪造许可人授权证明等，都属于以欺骗手段或其他不正当手段取得备案的情形。利用这些方式申请备案的，其申请本身有瑕疵，应当依法注销备案。实践中，如商标注册人或利害关系人认为系争商标使用许可合同备案系伪造，应向公安机关或法院等有关机构主张，并由该机构出具相关证明伪造或无效的法律文书。经公安机关或法院认定为伪造或者无效的，商标局可据此注销诉争的合同备案。 　　

　　 本案中，沃尔西公司提交的单方声明，尽管经过公证认证手续，但公证认证仅对文件形式的真实性予以确认，对内容的真实性无法反映，商标使用许可合同的备案问题涉及合同双方当事人，仅有单方声明是不够的。由于沃尔西公司并没有提供可以证明第XK200210977号商标使用许可合同备案系以欺骗手段或其他不正当手段取得备案的直接证据，商标局没有按照《办法》第十六条的规定处理本案。 　　

　　 思考

 　　因为《办法》没有规定类似案件的处理方式，商标局专门召开了专家论证会，会议认为：商标使用许可合同系双方合同，仅凭一方声明就撤销合同是不妥当的，商标局可以依职权根据行政合理性的原则，分配合同双方举证的权利和义务，以查清案件事实。 　　

　　 本案中，沃尔西公司向商标局反映第XK200210977号商标使用许可合同备案系伪造，声明自己根本没有将任何商标许可给富利泰公司使用，并将这一声明进行公证认证。商标局对商标使用许可合同备案有管理义务，对于权利人的举报，应当予以调查核实。为此，商标局向合同另一方富利泰公司发出通知，要求其对合同许可备案事宜予以说明并提供相应证据，并告知其逾期不说明的法律后果。但富利泰公司对商标局的通知不予理睬，在此情况下，商标局撤销第XK200210977号商标使用许可合同备案。 　　

　　 本案中，商标局没有拘泥于现有规范，而是从行政合理性这一法律原则的高度，依职权予以调查，通过下发通知给合同双方当事人提供公平的陈述机会，在综合考虑具体案件的基础上，依法作出撤销与否的行政决定，为类似案件的处理树立了一个良好的范例。

 　　但是，如果本案中，富利泰公司在指定时间内向商标局提供了相应的说明和证据的话，那商标局将很难处理。这就演变成合同民事争议案件，应由当事人先到法院或仲裁机构判定是非，然后根据生效的法律文件到商标局办理相关备案手续。

第1009666号Wolsey商标：

申请/注册号：1009666 商标申请日期：1995-08-04 国际分类：25类 服装鞋帽

初审公告日期：1997-02-21 注册公告日期：1997-05-21 专用权期限：2017-05-21至2027-05-20

申请人：沃尔西有限公司

商品/服务项目：鞋()、靴()、夹克衫(2501)、衬衫(2501)、毛线衫(2501)、套服(2501)、睡衣裤(2501)、长裤(2501)、浴袍(2501)、服装(2501)、帽子(2508)、袜(2509)、短袜(2509)、领带(2511)