原告太原市特美公司与被告太原涂料总厂商标使用许可合同纠纷案

原告太原市特美公司与被告太原涂料总厂商标使用许可合同纠纷案

     山西省太原市中级人民法院民事判决书 （2006）并民初字第87号       原告（反诉被告）太原市特美涂料有限公司，住所地太原市职工新村北河湾6号。     法定代表人邱国庆，该公司执行董事。     委托代理人张刚，山西元升律师事务所律师。     被告（反诉原告）太原涂料总厂，住所地太原市职工新村北河湾6号。     法定代表人张志强，厂长。     委托代理人田列仙，山西融融律师事务所律师。

     原告（反诉被告）太原市特美涂料有限公司与被告（反诉原告）太原涂料总厂商标使用许可合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，原告（反诉被告）法定代表人邱国庆、委托代理人张刚，被告（反诉原告）法定代表人张志强、委托代理人田列仙到庭参加诉讼。本案现已审理终结。     原告太原市特美涂料有限公司诉称，2004年8月，原、被告双方签订《新产品开发协议书》，双方约定由原告独立开发涂料、粘合剂系列新品，开发市场，被告许可原告使用其注册的“拳头”牌商标，使用期限为五年，原告每年以产品销售额的1.5%交被告商标使用费等。协议签订后，原告依约自行组织力量进行新品开发与生产，经过不懈努力，产品逐步得到市场的认可。然而被告于2005年12月却突然以原告开发新产品的能力不足，导致该合同目的不能实现为由通知原告解除双方签订的协议，对此原告认为，被告提出的解除该协议的理由不能成立，被告签订该协议的目的不能实现，原告认为其目的无外乎有二个，其一是社会效益；其二是企业经济效益，对于第一个目的，该协议生效后，原告租用了技术设备以及先进的一流实验室，组织技术人员进行攻关，经过短短一年多的时间，先后开发生产了工程建筑胶、108建筑胶、109建筑胶等品种，取得了有目共睹的成绩，使“拳头”牌商标的形象在市场上有了进一步的提高，取得了一定的社会效益。对于第二个目的被告也已实现，只不过由于被告尚有原告欠款，二者相互折抵罢了。综上所述，被告提出解除协议无理，侵害了原告的合法权益，故请求：1、依法确认原、被告双方签订的《新产品开发协议书》有效；2、判令被告继续履行合同；3、赔偿原告经济损失5万元；本案诉讼费由被告承担。    

     被告太原涂料总厂辩称，1、《新产品开发协议书》是一份背离职工根本利益和意愿的协议。该《新产品开发协议书》名为“新产品开发”实为“商标使用权许可”，商标使用权转让行为属于经营管理的重大问题，理应由职工代表大会作出有效决议，但事实上，该厂职工根本就没有行使这项法定权利的机会，该协议的签订并未通过职工代表大会，是一份背离职工根本利益和意愿的协议。2、原告的产品并非所谓的“新产品”。原告的产品全部都是商标所有人产品的复制品，根本不是新产品，因此，该行为明显属于侵权行为。3、被告已依法履行了通知解除协议的义务。原告的行为不但侵害了原告的商标使用权，而且拒不履行协议约定支付使用费，属于根本违约行为，因此，根据《中华人民共和国合同法》第94条和第96条的规定，我方履行了通知原告解除该协议的义务，故该协议依法应当解除。4、被告解除协议，没有给原告造成直接经济损失。解除协议是维护了我方本来应有的合法利益，所以不存在赔偿原告所谓“损失费”的问题。5、原告称被告欠款，缺乏事实依据，补充协议不足以证明欠款事实的存在。    

     反诉原告太原涂料总厂诉称，反诉原告与反诉被告于2004年8月签订《新产品开发协议书》，由于该协议书严重侵害反诉原告的合法利益且反诉被告不能真实反映其销售额，并拒不支付商标使用费，导致反诉原告签订的协议目的无法实现。为此，根据我国合同法的有关规定，反诉原告于2005年12月9日以书面形式正式通知其解除协议。反诉被告于2005年12月26日签字收悉后，并未按规定停止使用反诉原告的“拳头”牌注册商标，一直在大量生产和销售侵犯反诉原告注册商标的产品，为维护反诉原告的合法权益，故请求：1、确认反诉原告向反诉被告于2005年12月9日送达的解除协议《通知》合法有效，该协议业已解除；2、判令反诉被告支付商标使用费5万元；3、判令反诉被告立即停止使用“拳头”牌注册商标；本案诉讼费由反诉被告承担。

     反诉被告太原市特美涂料有限公司辩称，1、反诉原告提出的反诉的事实和理由确认了2004年8月的协议是合法有效的；2、反诉原告提出开发协议被解除的理由不能成立，2005年12月9日反诉原告的所谓通知是单方的通知行为，不符合法律规定约定解除和法定解除的法律要件；3、反诉被告使用拳头牌注册商标依据的2004年8月所签订的开发协议合法有效；综上，应驳回反诉原告的反诉请求。    

     原告（反诉被告）为支持其主张提供以下证据：     1、2004年8月1日双方签订的《新产品开发协议书》，证明原告拥有的商标使用权是合同约定取得。合同的履行期限为5年，从2004年8月1日至2009年7月31日止。     2、关于《新产品开发协议》的补充协议及部分会计凭证，证明被告欠原告款项，双方同意以该欠款抵顶商标使用费，欠款核减完以后，再逐年交纳商标使用费。     3、2005年12月5日山西美得丽涂料有限公司与太原市特美涂料有限公司签订的《产品加工协议》，证明原告依约履行了新产品开发协议，被告违约致使原告不能履行加工协议，造成违约损失5万元。     4、2004年10月30日山西通亿达工贸有限公司与太原市特美涂料有限公司签订的租赁实验室协议，证明原告履行了新产品开发协议。     5、2004年11月2日山西通亿达工贸有限公司收据，证明原告已交纳实验室租赁费3万元。     6、2005年7月、8月、9月工资发放表，证明原告安置下岗职工，依约履行新产品开发协议。     7、2005年12月9日的律师函，证明被告解除协议的理由是单方认为新产品开发协议无效，被告要求停止使用商标是违约行为。     8、2005年12月9日的通知，证明被告擅自单方通知原告终止合同。     9、2006年4月12日郑重声明，证明被告违约，造成原告损失。     10、工商登记，证明李云是在原厂长退任后才加入太原市特美涂料有限公司。     11、2006年6月1日太原市公安局杏花岭分局职工新村派出所的证明，证明原告公司被撬有一部分单据遗失，只拿出部分财务单据，不能完全举出所有欠款的单据。    

     被告（反诉原告）为支持其主张向本院提供以下证据：     1、企业法人营业执照，证明被告是合法主体。     2、商标注册证，证明“拳头”牌商标是注册商标。     3、太原涂料总厂职工联名向杏花岭区经贸委、经贸局提出的请求，证明该协议是被告全厂任何人都不知情的情况下签订的，是违背职工意愿的行为。     4、太原涂料总厂职工要求查处太原市特美涂料有限公司与太原涂料总厂签订的“新产品开发协议书”的请求，证明在通知原告解除该协议书后，被告职工强烈要求杏花岭工商局查处原告假冒“拳头”牌商标的行为。     5、通知《回执》一份，证明2005年12月9日原告法定代表人邱国庆收到了被告关于解除该协议的通知，同时，该协议解除。     6、2005年12月9日的《通知》，证明由于原告开发新产品的能力不足，导致合同的目的不能实现，故通知原告解除该协议。     7、太原涂料总厂职工请求出庭作证的联名信，证明该协议书是严重违背职工意愿的，是侵害职工及全厂利益的。     8、太原涂料总厂厂务会笔录一份，证明签订协议书未经厂务会、工会、职代会通过，原告拒绝交纳使用费，该协议目的被告根本无法实现。     9、太原涂料总厂107、108胶的产品质量检测报告，证明原告现在销售的产品是旧产品而不是新开发的产品。    

     经庭审质证，被告（反诉原告）太原涂料总厂对原告（反诉被告）太原市特美涂料有限公司提供的证据1无异议；对证据2有异议，认为双方从未签订补充协议，会计凭证没有日期，也没有会计人员签字，故不予认可；对证据3、证据4、证据5、证据6认为与本案无关；对证据7、证据8、证据9的真实性无异议；对证据10、证据11认为与本案无关。原告（反诉被告）对被告（反诉原告）提供的证据1、证据2的真实性无异议；对证据3的真实性无异议，但认为该联名信只是基于行政管理而产生的一种单方面的认识行为，不具有法律上的效力。对证据4的真实性无异议，但认为职工联名所提出的请求是单方面的，不能作为有效的依据；对证据5认为该送达通知只能证明原告方邱国庆收到了通知和律师函，该送达通知不是双方约定的解除新产品开发协议的意思表示，不能起到被告所要证明的解除新产品开发协议的证明效力；对证据6真实性无异议，对其证明的效力有异议，对于该通知的签收行为不能证明新产品开发协议已经被解除，恰恰证明了被告违约单方擅自解除新产品开发协议；对证据7认为此证据不具有证据的形式要件，只是一个请求证人出庭作证的请求；对证据8真实性无异议，对证明的效力有异议，认为该证据无法证明原告拒绝交纳商标使用费，不能证明被告的合同目的不能实现，该会议纪要恰恰证明原厂长卸任时其儿子李云还没有成为太原特美涂料厂的职工；对证据9有异议，认为107胶不属于新产品开发协议所约定的新产品的名称目录，107胶的检测报告与本案无关。108胶的检测报告不能说明该108胶就是太原涂料总厂开发的产品，如果108胶不属于新产品，被告就不可能与我方签订新产品开发协议。    

     根据原、被告对上述证据的质证意见和本院对证据的审查，本院对原告（反诉被告）提供的证据1、2、4、5、6、7、8、9、10、11的真实性、合法性、关联性予以确认。对被告（反诉原告）提供的证据1、2的证明力本院予以确认，对被告所举的证据3、4、5，6、7、8、9缺乏与本案的关联性，本院不予认定。     根据本院认证的证据及双方当事人的陈述，本院查明如下事实：

     1997年太原涂料总厂注册了“拳头”牌商标。2004年8月1日，原、被告双方签订《新产品开发协议书》，该协议书约定由太原市特美涂料有限公司独立开发涂料、粘合剂系列新产品，太原涂料总厂同意原告对自己开发的产品使用其“拳头”牌注册商标对外进行宣传与销售，使用期限为五年，原告每年以销售额的1.5%交被告商标使用费等。为履行上述协议，2004年10月30日，原告与山西通亿达工贸有限公司签订了《租赁协议》,租用山西通亿达工贸有限公司具有综合试验能力的实验室,加快新产品的开发。2005年1月20日，双方就交纳商标使用费事宜又签订了《补充协议》。该《补充协议》约定太原涂料总厂同意从欠原告的款项中核减应付的商标使用费，欠款数额，以双方实际反应数为准。2005年12月5日,原告与山西美得丽涂料有限公司签订《产品加工协议》，双方约定由山西美得丽涂料有限公司为原告加工粘合剂和涂料产品，合作期限为一年，如有违约，违约方则赔付对方违约金5万元，造成的损失另外计算等。

     2005年12月26日，被告向原告送达了关于解除《新产品开发协议书》的《通知》及律师函，太原市特美涂料有限公司法定代表人邱国庆签收，2006年3月24日，太原市特美涂料有限公司被撬，部分财务单据遗失。2006年3月21日，太原市工商行政管理局杏花岭分局以假冒知名商标为由，封存了由原告生产的部分建筑胶。    

     本院认为，2004年8月1日原、被告双方签订的《新产品开发协议书》与2005年1月20日双方签订的《关于新产品开发协议的补充协议》是双方当事人真实意思表示，未违反法律规定，是有效的合同，双方当事人均应认真履行。协议书名为新产品开发协议实为商标使用许可合同。协议签订后，太原市特美涂料有限公司依照协议，履行了自己的义务。太原涂料总厂以太原市特美涂料有限公司严重违约，开发新产品的能力不足，导致合同的目的不能实现为由通知太原市特美涂料有限公司解除合同缺乏事实依据和法律依据，其请求确认2005年12月9日送达的解除协议《通知》合法有效，该协议业已解除的主张本院不予支持。反诉原告主张反诉被告支付商标使用费5万元，因双方已达成《新产品开发协议书》及《补充协议》，应按双方的约定支付商标使用费，故其主张本院不予支持。根据《中华人民共和国商标法实施条例》第43条规定：“许可他人使用其注册商标的，许可人应当自商标使用许可合同签订之日起3个月内将合同副本报送商标局备案。”本案中，由于许可人即本案被告未到商标局进行备案，在工商部门接到举报后，查封了原告的财产，给原告造成了一定的经济损失。同时，由于被告的违约行为造成原告对外签订的合同违约，故原告要求赔偿其损失的请求本院予以支持，但因原告未能提供具体损失的数额，本院将酌情判定。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十六条第一款、第一百零七条、第一百一十三条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：

     一、本诉原告（反诉被告）太原市特美涂料有限公司与本诉被告（反诉原告）太原涂料总厂签订的《新产品开发协议书》合法有效，双方继续履行；

     二、本诉被告太原涂料总厂于本判决生效之日起十日内赔偿本诉原告太原市特美涂料有限公司经济损失3万元；

     三、驳回反诉原告太原涂料总厂的反诉请求。

     本诉案件受理费2010元，由本诉原告太原市特美涂料有限公司负担500元，由本诉被告太原涂料总厂负担1510元，反诉案件受理费2010元，由反诉原告太原涂料总厂负担。