上海爱琪熙埃服装公司与上海爱琪熙埃公司商标使用许可合同纠纷案

上海爱琪熙埃服装公司与上海爱琪熙埃公司商标使用许可合同纠纷案

上海市高级人民法院民事判决书 （2007）沪高民三(知)终字第122号

     上海爱琪熙埃服装有限公司（以下简称服装公司）因商标使用许可合同纠纷一案，不服上海市第一中级人民法院（2006）沪一中民五(知)初字第294号民事判决向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉人服装公司的委托代理人黄翀、黄永才，被上诉人上海爱琪熙埃投资管理有限公司（以下简称投资公司）的委托代理人薛廷尧、范磊到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

    原审法院查明如下事实：

     丹麦安徒生公司系注册于丹麦的公司，该公司于2005年取得了由丹麦王国商标注册特许机构经济工商管理局签发的注册号为VR200500876、VR200501693的两份商标注册证，商标的有效期以注册日期为准，10年内有效。注册号为VR200500876的商标为“Hans Christian Andersen”文字商标，有效期至2015年3月9日，注册号为VR200501693的商标为“图形”图形商标，有效期至2015年5月13日，两项商标所注册的商品类别包括第25类。2005年4月20日，丹麦安徒生公司签发了一份授权书称，丹麦安徒生公司正式授权投资公司为丹麦安徒生品牌的所有商业运营，并可独立签署一切与此相关的法律合同。授权品牌：图形、Hans Christian Andersen，授权范围：03、09、12、14、16、18、20、21、24、25、26、27、28、29、30、32、41，授权区域：中国大陆，授权时间：2005年4月20日至2015年4月20日。

    2006年1月24日，以投资公司为许可方、服装公司为被许可方，双方订立《国际商标许可合同》一份。合同约定，鉴于许可方拥有具有一定价值并经注册的商标和服务标志，且拥有并可出售其他如附文第一节所述的许可方财产，其中包括“商标”，被许可方意于在制造、出售、分销产品时使用这一商标，双方达成如下协议：一、授与许可。1、商标描述。注册国：DENMARK（丹麦王国），（图形）（注册号：VR200501693），Hans Christian Andersen ?（注册号：VR200500876）。2、产品：根据以下规定的条款，被许可方接受单独使用这一商标的许可权利，且只在制造、出售、分销以下产品时使用，许可使用范围：第25类之儿童系列产品。3、地域：许可协议只在中国大陆地区有效。4、期限：许可协议自签字即日起生效，如未提前终止，至2011年1月24日期满。二、付款方式。1、比例：被许可方同意向许可方支付其或其附属公司、子公司等出售协议产品的净销售额的3%作为使用费。2、最低限度使用费：被许可方同意向许可方支付最低限度使用费50,000元人民币（以下币种同），作为对合同应支付使用费的最低保证，在当年2月24日前付清，此最低限度使用费在任何情况下都不会再归还给被许可方。3、定期报告：第一批协议产品装运后，被许可方应向许可方提供完整的报告，说明被许可方在前一期售出的产品数量、概况、总销售额、详细列明的总销售额折扣、净销售额及前一期中的利润，无论被许可方在前一期中是否销售了产品，均应向许可方提供报告。4、使用费支付：除上述最低使用费以外的25万元使用费需在当年5月24日前付清，同时提交上述要求的报告。三、专有权。除非许可方认可在协议有效期内不在协议有效区域内再授与别人销售第一节所述产品时使用这一商标，本协议不限制许可方授与其他人使用这一商标的权利。……八、标签。被许可方同意与许可方真诚合作，确保和维护许可方（或许可方的授与人）对商标拥有的权利。如果商标、产品、相关材料事先未注册，被许可方应许可方的要求，由许可方承担费用，以许可方的名义对版权、商标、服务标志进行恰当注册。……二十三、附件：丹麦王国/中国商标注册证影印件（加盖许可方印章）等。同年2月24日，服装公司向投资公司支付了50,000元。

    投资公司于2005年8月30日、2006年3月14日向国家商标局申请将“图形”、“Hans christian Andersen”注册为商标，国家商标局于2005年11月17日、2006年7月6日向投资公司发出了《注册申请受理通知书》。服装公司分别于2006年4月27日、5月12日向国家商标局申请将“Hans Christian Andersen”与“图形”注册为商标，国家商标局于同年8月15日、9月5日向服装公司发出了《注册申请受理通知书》。

    2006年5月31日，服装公司委托律师向投资公司发出一封律师函称，双方签订的商标许可合同中涉及许可的商标为丹麦安徒生公司所有，目前未在中国注册，丹麦安徒生公司仅授权投资公司对上述商标进行商业运营，并没有授权投资公司对商标进行商业许可，因此双方合同属于无效合同。服装公司如继续履行与投资公司的合同可能侵害第三人权益引起不必要的纠纷，由于投资公司的越权许可，对服装公司已经造成严重的经济损失。望投资公司将收取的许可费用尽快归还服装公司，并协商承担服装公司的经济损失。     2006年10月17日，投资公司向上海市闵行区公证处申请证据保全，该公证处出具了（2006）沪闵证经字第3375号《公证书》。该公证书记载：登陆服装公司网站（www.hcachina.com），网站首页有“图形”、“Hans Christian Andersen”及“国际品牌 丹麦 安徒生”等内容，该网站大量内容是在推广丹麦“安徒生”品牌系列服装。

    另查明，服装公司为本案诉讼支付了律师代理费7,000元。

     原审法院认为：依据双方当事人提出的诉辩主张，本案存在以下四项争议焦点：一、双方当事人签订的《国际商标许可合同》是否生效；二、上述合同是否因服装公司存在重大误解而可撤销；三、投资公司是否存在根本性违约行为，上述合同应当继续履行还是终止履行；四、双方当事人的本诉与反诉请求应当如何处理。

      针对上述第一项争议焦点，原审法院认为，本案系争的两项商标“图形”与“Hans Christian Andersen ?”系由丹麦安徒生公司注册于丹麦的商标，且该两项商标未申请注册为国际商标，因此该两项商标实为丹麦安徒生公司仅在丹麦注册的外国商标。丹麦安徒生公司于2005年4月20日授权投资公司在中国大陆区域内运营上述两项商标，投资公司于2006年1月24日授权服装公司在中国大陆在第25类的儿童系列产品上使用该两项商标。由于该两项商标也未在中国核准注册，因此投资公司与服装公司之间签订的合同实为未注册商标的许可使用合同。基于此，服装公司认为，投资公司对系争商标在中国不享有注册商标专用权，即对合同标的物无处分权，因而要求确认合同未生效。但投资公司认为，该合同合法有效，应受法律保护。对此，原审法院认为，首先，双方当事人在合同中未设定合同生效条件，即并不因投资公司是否取得该两项商标的中国商标注册证为合同生效前提，同时服装公司在签约时明知系争两项商标为未注册商标，在签约后也立即开始投入商业使用，故服装公司以投资公司对系争两项商标不享有注册商标专用权为由称合同未生效，不符合双方合同约定。其次，尽管投资公司在签约时对系争两项商标不享有注册商标专用权，但丹麦安徒生公司已授权投资公司对丹麦安徒生品牌在中国进行商业运营，并可独立签署一切与此相关的法律合同，且亦无其他第三人对其享有商标权利，故服装公司援引合同法第五十一条认为投资公司无权处分他人财产的辩称理由缺乏事实依据，原审法院不予采信。同时，对于未注册商标的使用与许可，尽管由此产生的权利在我国商标法上并不能获得排他性的保护，但法律也未禁止未注册商标的使用与许可，因此依据合同自由处分原则，该合同自双方当事人签署时成立并生效，服装公司以投资公司对系争两项商标不享有注册商标专用权为由提出合同未生效的理由不能成立，原审法院不予采纳。

    针对上述第二项争议焦点，原审法院认为，服装公司所谓的重大误解主要是指，其在签约时对系争两项商标是国际商标还是国外商标，以及投资公司由此享有的权利存在重大误解。对此，投资公司在诉讼中解释称，投资公司可能将外国商标习惯性地称为国际商标，但服装公司签约时知道系争商标只是外国商标，同时投资公司也告知服装公司正在中国申请注册系争商标。原审法院认为，所谓国际商标，是指商标所有人依据《商标国际注册马德里协定》的规定，向世界知识产权组织的知识产权国际局提出商标注册申请，以便在其他协定参加国取得其已在所属国注册的用于商品或服务项目的标记的保护。本案中，尽管双方签订的合同名称为《国际商标许可合同》，但合同明确写明了商标的注册国为丹麦并标明了商标的丹麦注册号，因此无论投资公司在缔约时是否称之为国际商标，合同记载的内容明确无歧义，该两项商标只是注册于丹麦的外国商标而非国际商标。同时，依据《商标国际注册马德里协定》的规定，通过国际注册的商标可依据商标所有人的申请，将其商标保护范围自然延伸至其所要求的马德里协定参加国（包括中国），无需另行向这些国家单独提出注册申请。但本案双方当事人在诉讼中确认，投资公司在缔约时曾告知服装公司，投资公司正在向国家商标局申请注册系争商标，因此就国际商标与国内商标之间在注册申请程序上存在的区别而言，本案系争商标也不符合国际商标的概念。据此，原审法院认为，服装公司在签约时应当知道系争两项商标的法律状态，其辩称有重大误解的理由不能成立，故原审法院对服装公司以重大误解为由提出撤销合同的请求不予支持。

     针对上述第三项争议焦点，原审法院认为，就双方当事人所争议的内容来看合同条款，在合同的第一条“授与许可”之2约定“被许可方接受单独使用这一商标的许可权利” 、第三条“专有权”中约定“除非许可方认可在协议有效期内不在协议有效区域内再授与别人销售第一节所述产品时使用这一商标，本协议不限制许可方授与其他人使用这一商标的权利”、第二十三条“附件”中约定“丹麦王国/中国商标注册证影印件”。由于上述合同条款约定的内容不明确，双方当事人在诉讼过程中作出了不同解释。服装公司认为，依据合同约定，投资公司应当取得中国商标注册证，服装公司据此对系争两项商标可享有独占许可使用权，但投资公司违约致使合同目的无法实现，故服装公司要求解除合同、终止履行。投资公司认为，其没有义务提供中国商标注册证，合同合法有效，应当继续履行。对于许可使用的性质，投资公司在第一次庭审中称，其唯一授权给服装公司使用系争两项商标、没有其他人可使用，但第三次庭审中又以合同第三条的约定认为只是普通使用许可。

    依据合同约定，并结合双方当事人在诉讼中的陈述，原审法院认为，“被许可方接受单独使用这一商标的许可权利”这一条款依据其字面含义作通常解释而言，诚如投资公司在第一次庭审中所称，投资公司唯一授权给服装公司使用系争两项商标，没有其他人可使用。至于合同第三条“专有权”中的部分内容，纵观该条款的上下文可以看出，其完整的含义为，投资公司可以特别承诺单独授权于服装公司，如果投资公司不作承诺，服装公司则只能取得普通许可使用权，因此该条款实际上赋予投资公司对授权性质有选择的权利。依照该款约定的选择条件，结合上述第一条“授权许可”条款中的相关内容，原审法院认为，投资公司在合同中承诺了其只授权服装公司享有系争两项商标的使用权。因此，该条款所包含的不确定因素随之被排除，投资公司依据该两项条款约定不能再次授权他人使用系争两项商标，这也印证了投资公司对“被许可方接受单独使用这一商标的许可权利”这一条款在第一次庭审中所作的解释。

    至于附件条款中“丹麦王国/中国商标注册证影印件”这一约定，原审法院认为，既然本案系争两项商标并非国际商标，那么该条款所约定的丹麦商标注册证与中国商标注册证就代表了两个不同国家地域内的商标权。双方当事人对投资公司已提供丹麦商标注册证的事实并无争议，合同也明确记载了系争两项商标的丹麦注册证号，主要争议在于投资公司是否有义务提供中国商标注册证。对此，原审法院认为，如果依投资公司所称，该条款中的“/”是“或者”的含义，其没有义务提供中国商标注册证，那么根据商标的地域性原则，系争两项丹麦注册商标在中国地域范围内就不能获得注册商标的排他性保护，只能作为一般的未注册商标使用，况且该两项商标还只是在丹麦刚注册不久的商标，投资公司未提供证据证明其具有知名度。在此情况下，即便投资公司遵守合同约定不再授权其他人使用系争两项商标，投资公司和服装公司亦无法禁止他人使用，由此合同约定服装公司单独使用这一商标的权利便无法得到保障。同时，投资公司在诉讼中表示，其在订立合同时曾告知服装公司准备向国家商标局申请注册系争两项商标，这说明投资公司在缔约时已经在为取得中国商标注册证做准备，服装公司据此认为投资公司有义务提供中国商标注册证，合乎双方签约时的意思表示。因此，上述条款中“丹麦王国/中国商标注册证影印件”的约定应当包含两项权利证书，即投资公司有义务将丹麦商标注册证影印件与中国商标注册证影印件提供给服装公司。其中，丹麦商标注册证表明了系争两项商标中图形与文字的来源，而中国商标注册证则可保证服装公司将系争两项图形、文字作为注册商标进行商业运营，因此从合同目的来看两者缺一不可。而投资公司所负担的上述义务在合同中也约定了相应的对价，即服装公司为此第一年至少需向投资公司支付30万元作为商标使用费，如果投资公司没有义务提供中国商标注册证，不能保证服装公司对系争两项商标享有独占许可使用权，服装公司为此付出上述对价既不符合一般商业惯例，亦有失公平。综合上述多项因素，原审法院认为，投资公司有义务向服装公司提供中国商标注册证影印件，如果投资公司无法提供，其应承担违约责任。

    本案中，投资公司于2005年8月30日、2006年3月14日向国家商标局申请注册两项商标，国家商标局于2005年11月17日、2006年7月6日向投资公司发出受理通知书。投资公司提出申请注册上述两项商标的时间为双方合同签订日2006年1月24日前后，因此投资公司主观上有履行合同义务的意愿。但是，将投资公司申请注册的两项商标“图形”、“Hans clristian Andersen” 与本案系争两项商标“图形”、“Hans Christian Andersen”相比较可以发现，两者在文字构成与字体上存在一些区别，因此投资公司申请注册商标的行为并不符合合同约定，其无法就合同约定的两项商标向服装公司提供中国商标注册证。投资公司的该项违约行为直接导致服装公司不能依据合同约定享有注册商标独占许可使用权，即无法实现缔约时的合同目的，故投资公司的行为构成根本性违约，服装公司反诉要求解除合同、终止履行的理由能够成立，原审法院予以支持。同时，服装公司于2006年5月31日已致函投资公司，以投资公司不享有权利、合同无效为由，要求终止履行合同并返还使用费。尽管服装公司提出合同无效的主张不能成立，但其提出的理由以及对合同的处理结果与原审法院认定的结果相一致，且服装公司已将其主张终止履行合同的意思表示通知投资公司，因此原、被告双方签订的《国际商标许可合同》应自投资公司收到该通知之日起解除。

    针对上述第四项争议焦点，原审法院认为，依照合同法第九十七条之规定：合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。在本案中，双方当事人签订《国际商标许可合同》后，服装公司开始着手对系争两项商标进行广告宣传等一系列商业运营活动，并于2006年2月24日向投资公司支付了使用费50,000元，服装公司反诉要求投资公司返还上述款项，而投资公司诉请要求服装公司依合同约定支付剩余的第一年使用费25万元及利息。应如何处理双方的上述诉讼请求，原审法院认为，由于系争合同为未注册商标使用许可合同，在双方发生争议前被告亦将系争两项商标作为未注册商标使用，因此在被告行使合同解除权之前，该合同对双方具有约束力，被告应当依据合同约定支付相应的商标使用费。鉴于双方在合同中约定第一年的商标使用费为30万元，原审法院依据双方合同签订之日起至合同解除之日止的期间按比例计算，酌情确定服装公司应向投资公司支付商标使用费11万元。现服装公司仅向投资公司支付了50,000元，故服装公司应将剩余款项60,000元支付给投资公司，据此服装公司反诉要求投资公司返还50,000元的诉讼请求，原审法院不予支持。原、被告双方签订的《国际商标许可合同》解除后，尚未履行的，终止履行，故服装公司在合同解除后不再受双方合同条款约束，可继续使用系争两项未注册商标而无需向投资公司支付费用。至于服装公司反诉请求投资公司支付其律师费7,000元，因本案系商标使用许可合同纠纷，双方在合同中未约定由违约方承担对方的律师费损失，且法律亦无相关规定，故服装公司的该项反诉请求，原审法院不予支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第九十四条第（四）项、第九十六条第一款、第九十七条之规定，判决如下：一、被告上海爱琪熙埃服装有限公司于本判决生效之日起十日内向原告上海爱琪熙埃投资管理有限公司支付商标使用费人民币60,000元；二、原告上海爱琪熙埃投资管理有限公司的其余诉讼请求不予支持；三、解除反诉原告上海爱琪熙埃服装有限公司与反诉被告上海爱琪熙埃投资管理有限公司于2006年1月24日签订的《国际商标许可合同》；四、反诉原告上海爱琪熙埃服装有限公司的其余反诉请求不予支持。本诉案件受理费人民币6,314.40元、财产保全费人民币1,827.30元、反诉案件受理费人民币2,220元，合计人民币10,361.70元，由原告上海爱琪熙埃投资管理有限公司负担人民币8,288.70元、被告上海爱琪熙埃服装有限公司负担人民币2,073元。如果被告上海爱琪熙埃服装有限公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

    判决后，服装公司不服向本院提起上诉，请求撤销原判，支持服装公司的原审反诉请求，确认系争《国际商标许可合同》无效。其主要上诉理由为：1、当事人双方订立的《国际商标许可合同》不属于有效合同。2、我国的商标法律制度保护的对象是注册商标，现服装公司被许可使用的商标在中国未经注册，故法律不应加以保护，原审判决与现行法律相背离。3、原审判决认定投资公司有义务将中国商标注册影印件提供给服装公司，故服装公司在投资公司履行不符合约定时，有权拒绝履行，原审判决服装公司支付商标使用费11万元，没有法律依据。

     被上诉人投资公司辩称：1、上诉人服装公司所称合同无效的理由不能成立，该合同合法有效，服装公司要求解除合同、终止履行，这证明服装公司也认为合同是合法有效的，服装公司在签约时已经知道系争商标在中国是未注册商标，商标注册不是合同生效的要件。2、服装公司称商标未经注册法律不予保护，这是混淆了注册商标与一般商标的概念，未经注册的商标也应当受到保护。3、服装公司认为原审判决其支付商标使用费不公，但是服装公司明知道签约商标在中国是未注册商标，并立即投入使用，应当承担责任。被上诉人投资公司请求驳回上诉，维持原判。

     二审中，双方当事人均未提交新的证据材料。

     本院经审理查明，原审法院查明的事实属实。

    本院认为，当事人双方签订的《国际商标许可合同》系双方当事人的真实意思表示，合法有效。服装公司上诉称，系争两项商标在我国未经注册，被上诉人投资公司对《国际商标许可合同》的标的物不存在财产权利，合同无效。本院认为，尽管签约时系争两项商标在我国未经注册，不享有注册商标专用权，在我国商标法上并不能获得排他性的保护，但未注册商标同样具有一定的商业价值和经济价值，法律也未禁止未注册商标的使用与许可，因此双方当事人自愿签署的合同，于法无悖，应为有效。服装公司以系争两项商标不享有注册商标专用权为由主张合同无效，本院不予采信。上诉人服装公司还称，投资公司未能按约将中国商标注册影印件提供给服装公司，故服装公司有权拒绝履行，原审判决服装公司支付商标使用费11万元，没有法律依据。本院认为，《国际商标许可合同》签订时，系争两项商标是仅在丹麦注册的外国商标，而未在中国核准注册，服装公司对该事实也是明知的，故此时双方当事人签订的是未注册商标的许可使用合同，服装公司自愿就未注册商标的许可使用支付相应的使用费。但合同还约定，投资公司应提供中国商标注册证，表明服装公司系基于在合同签订后的一定期间内，系争商标将取得中国的商标注册证这一事实而签订的合同，也就是说，系争商标在一定的合理期间，经核准注册后，本案的《国际商标许可合同》即转变为注册商标的许可使用合同。本案中，鉴于合同未明确约定投资公司提供中国商标注册证的时间，同时，依据原审查明的事实，投资公司也未能在合理的期间向国家商标局申请注册系争的两项商标，以致服装公司所期待的未注册商标的许可使用转变为注册商标的许可使用的合同目的无法实现，因此，服装公司解除《国际商标许可合同》、终止履行的请求，应予准许。但是，合同解除前，服装公司将未注册的系争商标实际进行了商业使用，对此，服装公司应按合同的约定支付相应的对价，原审法院判令服装公司支付商标使用费并无不当。投资公司无法向服装公司提供中国商标注册证的行为，仅发生合同解除、终止履行的效力，而对在一定合理期间内、合同解除前、当事人双方就未注册商标的许可使用合同的履行不具有溯及力。服装公司的上诉理由，本院不予支持。

    综上，原判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项之规定，判决如下:     驳回上诉，维持原判。     二审案件受理费人民币2,100元，由上诉人上海爱琪熙埃服装有限公司负担。     本判决为终审判决。