“蜜”里能否调“油”——从“GNC”案看商标使用判定的模糊性

“蜜”里能否调“油”——从“GNC”案看商标使用判定的模糊性

    我国关于注册商标实际使用的专门规定，可见于商标法实施条例第三条：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”该条规定是目前我国商标行政法规关于商标使用所作出的解释。该条解释目前也是我国商标行政法律实践和司法实践中对商标使用判定的权威依据。例如对于依据商标法实施条例所设立的另一个制度——注册商标不使用撤消制度，国家商标局在审理被撤消商标是否属于三年不使用撤消的情形时，也是依据被申请撤消的商标是否能提供“使用”的证据来确定的，为此，国家商标局送达给被撤消商标所有人的“关于提供使用证据的通知”时，还特别对商标的使用和商标使用的证据作出了详细的列明，对实施条例第三条进一步进行细化。依照上述规定和文件，只要能认定注册商标实际使用在指定商品上，判定商标的使用似乎就不再是个法律难题，而仅是对证据进行详细核实和区分的事实问题，笔者从下列案件来看，似乎情况并不如此：

     美国大众营养投资公司(以下简称GNC公司)是美国一家专门从事非医用营养品的生产和销售的公司，在全世界范围内拥有超过6000家的连锁店面，“GNC”，“GENERAL NUTRITION CENTER”以及“GNC LIVEWELL”是其产品的主要品牌，但是当进人中国之后不久，GNC公司即发现，“GNC”商标已经被他人注册，该“GNC”商标注册号为：1129187，指定使用的商品为30类的“非医用营养鱼油”，于1997年11月21日获准注册，原注册人为北京富乐经济开发公司(以下简称“富乐公司”)，后转让至江苏省物资集团经贸发展有限公司。GNC公司遂通过其在新加坡的子公司健康第一公司对该商标提出不使用撤消申请，国家商标局因其未在规定期限内提交该商标1998年10月24日至2001年10月23日期间使用证据而将其撤消，商标受让人江苏省物资集团经贸发展有限公司(以下简称“物资集团公司”)不服商标局的撤消决定，向商标评审委员会提出复审申请，提交以下有效证据证明第1129187号“GNC”商标使用在了指定使用的商品上：

     证据1为涉案商标的《商标使用许可合同》、《商标转让补充协议》及商标使用费收据，其证明了富乐公司许可物资集团公司使用并支付使用费以及转让涉案商标的事实。

    证据4为《广告品制作合同》及发票，证明1999年6月28日、8月12日及9月28日，物资集团公司与江苏省嘉和广告有限公司分别就“GNC宣传单页”(100000张)、“GNC包装盒”(10000只)及“GNC牌手拎袋”(5000个)的广告宣传品设计及制作事宜签订了三份《广告品制作合I司》，并于8月13日及10月15日，分两次付清相关费用。

    证据6为物资集团公司与江宁县陶吴劳动服务站于1999年5月 l 1日就生产“GNC”牌纯天然蜂蜜签订的《购货合同》。

    商标评审委员会经过审理认定：物资集团公司委托他人生产“GNC”蜂蜜产品及制作“GNC”商标宣传品的事实，可以证明物资集团公司已将“GNC”商标用于蜂蜜商品的生产及广告宣传等商业活动中，结合物资集团公司受富乐公司许可独占使用涉案商标并最终受让获得涉案商标专用权的事实，可以认定物资集团公司对涉案商标存在真实的使用意图。从商标法第四十四条的立法本意以及物资集团公司对涉案商标实际商业使用的事实和真实的使用意图看，涉案商标应不属于该条规定所指的连续三年停止使用应予撤销的情形。     依据上述结论，商标评审委员会维持该商标继续有效。     健康第一有限公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求法院撤消商标评审委的判决，第三人物资集团公司除了坚持认为其提交的证据足以证明其注册商标构成商标法所称的使用外，还在庭审中辩称：非医用营养鱼油的生产需要行政部门的审批，第三人一直无法获得审批，故只能在蜂蜜上使用，第三人未在指定商品上使用涉案商标具有正当理由。

    一审法院作出结论如下：

     从查明的事实来看，富乐公司在注册涉案商标后，许可第三人使用涉案商标，第三人也支付了相应的使用费，在1999年双方又签订了转让合同，将涉案商标转让给第三人。第三人在受让涉案商标后，委托他人制作“GNC宣传单”、“GNC包装盒”、“GNC手拎袋”等宣传品，对涉案商标进行了广告宣传。综合考虑上述行为，结合非医用营养鱼油需要进行行政审批的事实以及立法目的，可以认定商标注册人对涉案商标具有真实的使用意图并进行了相应的使用行为。因此被告在第1352号决定中认定涉案商标不属于连续三年停止使用应予撤销的情形的结论正确，本院予以支持。

    健康第一有限公司不服一审法院判决，上诉至北京市高级人民法院，在提交的同样的证据的基础上，北京市高级人民法院对第1129187号“GNC”商标是否具备商标法规定的三年不使用撤消的情形终审认定如下：

     依据1993年修正的商标法第三十条及其实施条例第二十九条的规定，注册商标连续三年停止使用且无正当理由的，由商标局撤销该注册商标。商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他业务活动中。商标只有通过使用才能在市场竞争中发挥其功能，促进商品经济的发展，其使用应当是在商业活动中使用。经对本案涉案商标在1998年10月24日至2001年10月23日使用情况及其相关证据进行综合分析后，应认定涉案商标属于连续三年停止使用应予撤销的情形。具体理由分析如下：首先，本案富乐公司在注册涉案商标后，许可物资集团公司使用涉案商标，在1999年双方又签订了转让合同，将涉案商标转让给物资集团公司，由于这些行为仅是许可人或转让人与被许可人或受让人之间的行为，不具有面向消费者昭示商标的标识功能，因此商标权人对涉案商标的许可他人使用以及其后的转让行为均不属于商标的使用。其二，物资集团公司在受让涉案商标后，委托他人制作了“GNC宣传单AH01.CN”、“GNC包装盒”、“GNC手拎袋”等宣传品。但是，由于印制有“GNC”标识的包装盒、手拎袋均是在蜂蜜等蜂产品上的使用，并非在涉案商标核定商品非医用营养鱼油商品上的使用，因此不属于商标法意义上的使用。此外，物资集团公司还主张其在广告上非特定商品的广告宣传应属于商标的使用，但是，由于物资集团公司只提供了其与广告公司签订的广告制作合同，并未提交相关证据证明该合同已实际履行，故物资集团公司主张其对涉案商标进行了广告宣传缺乏充分的事实依据。第三，非医用营养鱼油的生产需要进行行政审批，但物资集团公司并未提交其进行相关行政审批的证据，故亦不能表明物资集团公司有正当的理由不能使用涉案商标，且该理由在涉案商标复审时并未提出。综上所述，应认定商标权人无正当理由三年停止使用涉案商标。一审法院关于商标权人具有真实的使用意图并进行了相应的使用行为的认定与事实不符，本院应予纠正。商标评审委员会在决定中认定涉案商标不属于连续三年停止使用应予撤销的情形的结论错误，本院不予支持。

    依据上述结论，二审法院最终撤销一审法院的判决，判令国家商标评审委员会重新做出撤销第1129187号商标的决定。

     此案仅就涉案商标是否实际使用于指定商品上这个问题，历经商标局、商标评审委员会，一审法院、二审法院反复认定，最终以该商标被撤销而告终，然而其背后所反映出的是我国商标行政管理部门和司法部门对于注册商标实际使用的判定标准的不同理解，导致该案涉案商标是否实际使用于指定商品上被反复认定。而实际上，认定注册商标在指定商品上的实际使用，应当是个法律问题，而不是事实问题。

    作为我国商标行政管理部门，商标局依据我国商标法的规定，对于无正当理由连续未使用超过三年的注册商标，可依职权撤销之，这就是我国商标法三年不使用撤销制度的基础，由于此程序简便易行，对申请人资格也无限制，因此，提起三年不使用撤销申请成为了商标法上用来撤销有利害冲突商标的最好方式，并为许多企业所采用。但在实践中，商标局实际上对于注册商标是否具备三年不使用撤销情形的审查，特别是对于申请人撤销对方全部指定商品上的注册商标的请求，实际上是采用从宽的标准，并不要求注册商标必须完全使用在具体的指定商品上，只要被撤销商标所有人提交的使用证据能证明被撤销商标在部分指定商品的使用，即推断注册商标仍在使用，而不宜被撤销。在判定注册商标是否应当具备三年不使用撤销的情形方面，商标评审委员会基本和商标局一致，即推定注册商标在类似商品上的使用视为其在指定商品上的使用，甚至有时会采取真实意图的判断方法，即使被撤销商标的所有人所提交的证据未能完全证明其注册商标在类似商品上的使用，也仍然认为商标注册人具有真实的“使用意图”，因此会决定仍对被撤销商标予以维持。

    对上述商标行政管理部门在三年不使用撤销案件审理中所持的商标在指定商品上实际使用的判定标准，笔者实不敢苟同，固然商标注册人获得注册商标实属不易，撤销注册商标确须慎重，但是也不能对商标实际使用的判定做扩大化理解，我国商标法第五十一条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。按照其字面意思理解，即商标注册人仅对其注册的商标使用在核定使用的商品上享有专用权。该条并无规定注册商标的实际使用在与指定商品属于类似的商品的，即可以推定属于在指定商品上的使用，更无规定只要具有真实的“使用意图”即可被视为不具备三年不使用撤销的情形，商标局和商标评审委员会，作为商标行政管理部门，只能在商标法和商标法实施条例的规定的范围内制订详细的实施细则，而不宜超出其职权范围，对相关规定做扩大解释。

    在这起案件中，一审法院与二审法院也出现了两个截然不同的观点，一审法院完全采纳了商评委的观点，通过“使用意图”认定涉案商标不适用三年不使用撤销的情形。而二审法院显然并没有持与商标行政管理部门相同的观点，但在判定注册商标是否存在实际使用时，法院在判决中也未就注册商标的实际使用给出具体的判定标准，由于本案涉案商标的指定商品只有一个就是非医用营养鱼油，物资集团公司所提供的证据却只能证明其在蜂蜜产品上的使用，二审法院因此判定物资集团提供的证据不能证明涉案商标构成“商标法意义上的使用”。而何谓“商标法意义上的使用”，法院显然采用模糊的词语回避了注册商标的实际使用的判定这个问题。

    由于注册商标实际使用的判定是注册商标是否适用三年不使用撤销的重要前提，也是商标侵权判定的重要考虑因素，而目前我国商标行政部门和司法部门却对此均存在模糊认识，这显然不符合我国知识产权发展的需要。笔者认为，应当尽快对注册商标的实际使用做出明确的法律界定，这样既方便商标行政管理和司法实践，对于商标所有人使用商标也具有了预测和导向性的作用。