“南极人”如何限制恶意商标异议的思考分析

“南极人”如何限制恶意商标异议的思考分析

　　“南极人”走出寒冷季节，如何限制恶意商标异议的思考 国家工商总局商标评审委员会 王继连

　　１９９８年初，上海极地针织服装有限公司自行研制生产了一种新型保暖内衣，并取名为“南极人”牌，伴随着“南极人不怕冷”的广告宣传，一时间，大江南北刮起了“南级人”暖风。

　　争端初起：“南极人”获准注册

　　上海极地针织服装有限公司于１９９８年８月１０日，提出了“南极人nanjire及图”商标的注册申请，并获商标局初步审定并公告。 １９９９年９月２９日，重庆强阵经贸发展有限公司对“南极人nanjiren及图”商标提出异议，其主要理由是：“南极人nanjire”与其已注册的“南极NANJI及图”商标的文字及拼读近似，由于不存在“南极人”，因此，“南极人nanjire及图”商标与“南极NANJI及图”商标在含义上亦不能区别，两商标指定使用商品均含“服装”，按《商标法》的有关规定，已构成使用于相同商品上的近似商标。同时，“南极人”商标侵犯了上海兆林实业有限公司商品特有名称“南极棉”的在先权利。“南极棉”一词是上海兆林实业有限公司的法定代表人俞兆林为其于１９９４年发明的“导湿保暖复合绒”产品取的特有名称，并人微言轻其产品外观设计的一部分获得了专利权。“南极棉”一词应当视为上海兆林实业有限公司的在先权利。由于“南极棉”产品性能良好及广告宣传到位，该产品深受广大消费者的推崇，并获得了许多荣誉，“南极棉”在中国纺织业以及普通消费者中享有相当高的知名度，作为同行的上海极地针织服装有限公司与上海兆林实业有限公司同处上海市，不可能不知道上海兆林实业有限公司的知名商品及其特有的名称。事实上，上海极地针织服装有限公司曾经与俞兆林先生联系，请求共同生产“南极棉”商品，被俞兆林先生拒绝。可见，上海极地针织服装有限公司在明知上海兆林实业有限公司产品及其产品名称知名度的情况下，仍然选用与之极为近似的“南极人”文字作商标申请注册，其行为明显违背了诚实信用原则，背离了普遍遵循的商业道德。此外，上海兆林实业有限公司已受让了“南极”商标，成为“南极”商标的所有人，鉴于“南极”商标注册在先及“南极棉”产品名称已成中国纺织业和消费者中享有相当的知名度，消费者在看到“南极”字样时，必然会联想到上海兆林实业有限公司及其商标和特有的产品名称。在这种情况下，上海极地针织服装有限公司选用与上海兆林实业有限公司的商标和特有产品名称近拟的“南极人”商标，便不可能将其商品与上海兆林实业有限公司的商品加以区分，无法担负作为商标本应具有的识别功能，该商标应视为不具有显著特征的商标。综上所述，应撤销上海极地针织服装有限公司“南极人”商标的初步审定。

　　上海极地针织服装有限公司则答辩如下：“南极人”商标与“南极”商标的形、音、义等方面均不相同，首先，从商标的形体看，“南极人”商标上部是一个由几何线条和小方块组成的无含义的图形，中音是汊事拼音“nanjiren”的小写体，下部是印刷体的汉字“南极人”。三个部分呈纵向排列：“南极”商标呈横向排列，分两个部分，左边是“南极”两个汉字，用行书体，右边上部为两只直立的企鹅，右边下部为“NANJI”大写体。其次，从发音上看，“南极人”有三个音节，“南极”是指一个地域。此外，汉语拼音仅使用于对汉字的注音，因此“汉语拼音近似”说不能成立。综上所述，应驳回重庆强阵经贸发展有限公司的异议，准予“南极人”商标注册。

 　　商标局经过审理作出如下裁定：重庆强阵经贸发展有限公司引证商标“南极NANJI及图”最初是由重庆服装工业实业总公司于１９９７年７月２８日在第２５类“服装”等商品上获得注册，然后于１９９９年４月１６日转让给重庆强阵经贸发展有限公司。重庆强阵发展有限公司在１９９９年１０月１３日对上海极地针织服装有限公司“南极人nanjire及图”商标提出异议后，于２０００年１月２８日又将“南极NANJI及图”商标转让给上海兆林实业有限公司，重庆强阵发展有限公司称上海兆林实业有限公司现在所拥有的“南极NANJI”商标具有广泛知名度显然缺乏证据。重庆强阵发展有限公司在异议理由中提及“南极棉”商品名称是由上海兆林实业有限公司首创并广泛宣传使用，已具有相当知名度，并不能人微言轻撤销上海极地针织服装有限公司“南极人nanjiren及图”商标的理由。经上海极地针织服装有限公司的宣传和使用，消费者对上海极地针织服装有限公司商标“南极人nanjire及图”已有一定的认知。从双方商标来看，“南极人nanjiren及图”商标与“南极NANJI及图”商标均为组合商标，前者的图形、拼音、文字呈上中下排列，后者主要呈左右排列，两商标的图形，整体外观、读音及含义均不相同，两商标未构成近似商标，使用在相同商品上不会造成消费者混淆。因此，重庆强阵经贸发展有限公司所提异议不成立，第１３２３４６０号“南极人nanjiren及图”商标予以核准注册。

 　　复审：“南极棉”不能适用知名商标保护规定

　　对商标局的裁定，重庆强阵经贸发展有限公司不服，并向商标评审委员会申请复审，其复审的主要理由：“南极棉”是上海兆林实业有限公司率先使用于其具有专利技术的保暖内衣产品上的，在“南极棉”产品取得成功并打开市场两年之后，“南极棉”被其他厂商擅自使用于同类产品上，并已导致了消费者混淆事件发生。根据国家工商行政管理局１９９５年７月６日发布的《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》，上海兆林实业有限公司特有的产品名称“南极棉”当然应视为知名商品的产品名称。上海极地针织服装有限公司申请注册“南极人nanjiren及图”商标在主观上具有模仿上海兆林实业有限公司知名商品名称的动机，以利用和企图利用其知名商品名称“南极棉”作文章并谋利，且在客观上亦实施了使用和模仿上海兆林实业有限公司知名商品名称的行为，“南极人nanjiren及图”商标当属上海极地针织服装有限公司违反诚实信用原则、以其他不正当手段申请注册的商标，应不予其注册。此外，“南极人nanjiren及图”与上海兆林实业有限公司的“南极NANJI及图”商标中文字的前两个文字均为“南极”；且“南极人”和“南极”在发音上仅属音有微小差别，消费者并不能从文字和发音上很好地将该两商标区分开来。根据《商标审查准则》有关商标文字前后、中音增加其他词汇，改变了含义，所指事物不同并确有其事物，方才不判为近似商标的规定，上述两商标已构成近似商标。请求商标评审委员会纠正商标局的错误裁定，不予“南极人nanjire”商标核准注册。

　　上海极地针织服装有限公司答辩的主要理由是：上海极地针织服装有限公司是“南极人”商标的创始人及最早使用人，申请注册“南极人”商标没有恶意。１９９８年初，上海极地针织服装有限公司为自行研制并生产的新型保暖内衣命名为“南极人”，并为“南极人”做了大量的广告宣传，“南极人”品牌内衣很快成为家喻户晓、老少皆知的品牌。根据〈商标法〉的立法宗旨及商标审查实践总结出的基本审查原则，“南极人”与“南极”两商标的音、形、义均不相同，两商标不应判为近似商标，使用于相同商品上，不会造成消费者的混淆。根据国家工商行政管理局１９９５年７月６日发布的《关于禁止仿冒知名商品特有名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第三条一款规定：知名商品是指在市场上具有一定知名度，为相关公众知稻悉的商品。而“南极棉”商品名称是在业内同行几年的共同努力下才得以于１９９９年成为市场上具有一定知名度并为相关公众知悉的商品名称，也就说，１９９９年南极棉商品才能称之为知名商品。上海极地针织服装有限公司商标“南极人”是１９９８年初开始使用，１９９８年２月就委托上海市商标事务所办理“南极人nanjiren及图”商标的注册申请事项，可见，“南极人”商标的使用和申请注册时间均早于南极棉商品成为知名商品的时间，怎么能说上海极地针织服装有限公司是利用他人知名商品名称而牟利呢？此外，假如“南极棉”是一注册商标，上海极地针织服装有限公司商标“南极人”也因与“南极棉”商标所指事物不同而不判其为近似商标。何况，“南极棉”直接描述了其指定使用“服装”商品的特点，不能作商标注册。基于上述事实和理由，请商标评审委员会核准“南极人”商标注册。

　　根据上述述事人陈述的事实及理由，商标评审委员会作出了终局裁定：上海极地针织服装有限公司商标“南极人nanjiren及图”由文字“南极人”及其汉语拼音“nanjiren”与一由若干黑白线条构成的“图形”组成，重庆强阵经贸发展有限公司引证商标“南极NANJI及图”由文字“南极”及其汉语拼音“NANJI”与一由两个企鹅构成的“图形”组成。两商标的读音、含义及整体外观均有明显区别，两商标未构成使用于相同或类似商品上的近似商标。

　　重庆强阵经贸发展有限公司称上海极地针织服装有限公司商标“南极人nanjiren及图”是对上海兆林实业有限公司的知名商品名称“南极棉”的恶意模仿，但没有相应证据予以证明。而上海极地针织服装有限公司商标与“南极棉”的呼叫、含义及外观明显不同，不能认定“南极人”商标是对“南极棉”的模仿。

 　　综上所述，重庆强阵经贸发展有限公司所提异议复审理由不成立，“南极人nanjiren及图”商标准予注册。至此，“南极人nanjiren及图”商标获得商标法的保护，“南极人”从此可谓真的不怕“冷”了。

　　思考：如何限制恶意商标异议

　　纵观“南极人nanjiren及图”商标权的确立过程，促使我们深思：首先，“南极人”受“冷”是源于商标法中的商标异议程序。根据我国现行商标法的规定，商标异议行为主体可以是任何人，对商标异议理由及内容亦未作限定，这就使商标异议存在随意性、盲目性，甚至有人明显是在利用商标异议程序拖延他人商标注册时间，以达到其不可告人的目的。对此，笔者认为，商标法应对商标异议行为主体资格及异议理由做相应的规定，并对明显的恶意异议行为采取相应的处罚措施，以使商标法在保证商标注册做到公开、公正、公平的同时起到惩“恶”扬“善”作用。其次，“南极人”在未获准注册前，就进行大量广告宣传，等其产品打开市场，销量大增时，有些报纸就宣传“南极人”商标没有注册，不受国家商标局保护，谁都可以打“南极人”牌子，致使全国各地方５家厂商都打“南极人”商标，结果给市场造成了混乱，作为“南极人”的最早使用者及推广者——上海极地针织服装有限公司更昌深受其害。鉴于此，笔者认为，对未注册商标的使用应提供相应的保护措施。这是因为：在我国，商标申请注册基本上是采取自愿原则，由于整个社会商标意识比较淡薄，一些企业商标保护意识缺乏或不强，常常在其商标未获得保护时，就投入大量的人力、物力、财力宣传推广其商标，等其商标广为宣传并在市场中占有一席之地时，一些别有用心者往往在商标上做文章，企图坐享他人辛苦创造的成果，使商标在先使用者陷于被动受害的境地，甚者因此破产。因此，对未注册商标的使用采取相应的保护措施具有十分重要的意义。