关于“抢注”的法律适用——从诚联商标撤销申请行政纠纷案为例

关于“抢注”的法律适用——从诚联商标撤销申请行政纠纷案为例

案件事实

 　　常州诚联电源制造公司(以下简称诚联公司)，于2001年9月18日成立，2001年9月29日在第9类电开关商品上申请注册“诚联及图形”商标(以下简称争议商标)，2003年2月14日核准注册。2004年3月常州市创联电源公司(以下简称创联公司)向国家工商总局商标评审委员会提出撤销争议商标的申请。

　　创联公司在向商评委提交的撤销争议商标的申请理由是：1.创联公司是争议商标图形部分的创意设计人，对该图形享有著作权；2．创联公司在先使用了争议商标的图形部分且有较高的市场认知程度；3．诚联公司法定代表人许金秀的女婿臧其准任该公司的总经理，其原为创联公司的市场部经理，臧其准的妻子吴梅芳原为创联公司的股东，均熟知创联公司的商标，诚联公司注册争议商标属于恶意抢注行为。争议商标的注册不符合《商标法》第三十一条、第四十一条第一款的规定，应当予以撤销。 　　

　　诚联公司在商标争议程序中的答辩理由为：1．诚联公司的总经理臧其准是争议商标图形部分的最先创意人和设计者，对该图形享有著作权；2．诚联公司在先使用了争议商标；3．创联公司认为诚联公司恶意抢注争议商标没有事实依据。

　　商标撤销申请的审判要点

　　商标评审委员会作出的商评字[2005]第2709号争议裁定书，在该裁定书中，商评委认为：

　　1．关于争议商标图形部分著作权的归属问题

　　创联公司提供的商标印制图样上没有时间显示，仅以其股东王忠亮的证言和常州市商标事务所出具的查询费发票等证据，不足以证明创联公司为争议商标图形标志的在先创意设计人。创联公司对争议商标图形部分拥有著作权的主张因无证据支持，故不能成立。诚联公司认为其总经理臧其准为争议商标图形部分的创意设计人，并对该图形主张著作权，在仅有证人证言的情况下，不足以表明争议商标图形部分系臧其准在诚联公司成立之前为公司设计的标志，而诚联公司在“商标设计说明”里对争议商标图形标志的描述，亦不足以认定臧其准对争议商标图形部分拥有著作权。

　　2．关于创联公司对争议商标图形部分是否构成在先使用的问题

　　创联公司首次于前振印刷厂印制商标及宣传材料的时间为2000年4月，在争议商标申请注册日之前，虽然该发票上未注明“创联及图形”字样，但根据创联公司商标的使用状况以及购买创联公司产品的客户出具的证明，可以表明自创联公司成立后使用于其产品上的商标含有与争议商标图形相同的图形标志。而此时诚联公司尚未成立，因此，可以认定争议商标的图形标志系创联公司在先使用的图形标志。

　　3．关于争议商标的注册是否属于《商标法》第三十一条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。

　　创联公司的相关证据不足以证明其“创联及图形”商标在消费者中已具有一定知名度，因此，创联公司援引《商标法》第三十一条规定提出撤销争议商标的请求不予支持。

　　4．争议商标的注册呈否构成《商标法》第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册的”情形。创联公司和诚联公司的陈述理由及在案证据可以表明，吴梅芳、臧其准曾为创联公司的核心成员，臧其准担任过创联公司的市场部经理．由此可以认定诚联公司对创联公司使用于其产品上的图形标志是知晓的，诚联公司在明知创联公司商标的情况下，不但申请注册了含有创联公司已在先使用的图形标志的争议商标，还将创联公司正在使用的“创联及图形”商标申请注册。因此，争议商标的注册已构成《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”情形，创联公司依据《商标法》第四十一条第一款提出撤销争议商标理由成立，争议商标应予以撤销。综上，商标评审委员会依据《商标法》第四十一条第一款和第四十三条的规定，裁定诚联公司在第9类电开关已注册的第19811494号“诚联及图形”商标予以撤销。 　　

　　一审判决要点

　　诚联公司不服，上诉至北京市第一中级人民法院。一审在判决中认定：

　　1．诚联公司关于争议商标图形的著作权属于臧其准的主张没有事实依据，一审法院不予支持；

　　2．争议裁定书中认定争议商标的图形标志为创联公司在先使用没有事实依据，其认定是错误的。

　　3．创联公司在商标评审阶段提交的相关证据不能证明其在先使用了争议商标的图形标志，故商评委裁定中认定诚联公司以其他不正当手段取得争议商标的注册的理由不能成立；

　　综上，北京市第一中级人民法院一审判决撤销商标评审委员会的裁定。

　　二审判决要点

　　北京市高级人民法院判决中认定：创联公司在诚联公司设立及争议商标申请注册日之前在其销售及宣传电源产品时已使用了涉案争议商标图形及文字标识。此外，创联公司和诚联公司的陈述及在案证据可以表明，臧其准曾担任过创联公司的市场部经理，在前述的有涉案争议商标标志的宣传册上 也有臧其准的联系电话，由此可以认定诚联公司对创联公司使用于其产品上的图形标志是知晓的：再者，诚联公司在明知创联公司商标标识的情况下，不但申请注册了含有创联公司已在先使用的图形标志的争议商标，还将创联公司正在使用的“创联及图形”商标申请注册。争议商标的注册已构成《商标法》第四十一条第一款所指“以其他不正当手段 取得注册”的情形，因此判决撤销一审判决，维持商标评审委员会的裁定。

　　本案中的争议焦点

　　1．《商标法》第四十一条第一款规定的“不正当手段”与第三十一条第一款中规定“不正当手段”的区别。

　　《商标法》第四十一条第一款规定的“不正当手段”的适用要件仅限于：“扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段”，从而正式将《商标法》第四十一条第一款规定的“不正当手段”限定于影响“公权力”执行的范围内。而普通商业活动中的当事人所主张的“不正当手段”是属于《商标法》第三十一条第一款http://www.zhongshang1993.com/规定的“不正当手段”。

　　2．诚联公司申请注册“诚联及图形”商标是否属于恶意抢注行为。  　　

　　《商标法》第三十一条中“也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的具体适用情况。“也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”中含有两个条件：一是以“不正当手段抢先注册”；二是“被抢注的商标需是已被他人使用且已有一定的影 响”。其中“不正当手段抢先注册”  中的“不正当手段”主要有：争议商标申请人与在先使用人曾有贸易往来或合作关系、共处相同地域或者双方的商品／服务有相同的销售渠道和地域范围、有内部人员往来关系等可能知晓争议商标的情况，如争议商标具有非常强的独创性也可以作为“不正当手段”参考因素。而“被抢注的商标需是已被他人使用且已有一定的影响”的商标需是在中国已经使用并为一定地 域范围内相关公众所知晓的未注册商标。一般情况下是指已经使用了一定时间，因一定的销售量、广告宣传等而在一定的相关公众中具有了一定的知名度。本案中，由于诚联公司的发起人曾在创联公司 担任高级管理人员，在明知创联公司使用争议商标 图形部分的情况下，还抢先将其作为诚联公司的商标组成部分向商标局提出注册申请，其手段的“不正当性”非常明显。而创联公司提供的证据又表明其对争议商标的图形部分进行了广告宣传及持续使用，产品的销售量很好，故认定该图形为其已经使用并已具有一定影响的未注册商标。

　　因此，根据《商标法》第三十一条中“也不得 以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定，被争议商标应予撤销。